作者：何國銘律師 （專注于商標(biāo)犯罪與商業(yè)秘密犯罪案件控告及辯護(hù)）

A公司與B公司約定共同成立C公司，由A公司出資入股，B公司以技術(shù)秘密入股，A公司資金到位，C公司工廠建造完成后，B公司卻未履行以技術(shù)秘密入股的約定，反而不久后，B公司與D公司合作，使用該商業(yè)秘密生產(chǎn)銷售相關(guān)產(chǎn)品。對此，A公司能以侵犯商業(yè)秘密為由進(jìn)行維權(quán)嗎？

商業(yè)秘密系一項十分重要的知識產(chǎn)權(quán)，其可用作資產(chǎn)出資并無爭議，但當(dāng)前司法界及理論界對商業(yè)秘密出資的研究還是相對較少的，且基于由于我國商業(yè)秘密法律制度尚不完善，商業(yè)秘密無法定的權(quán)利外觀，其權(quán)利取得及移轉(zhuǎn)并不像商標(biāo)權(quán)、專利權(quán)那樣需要履行法定登記程序。因此，將商業(yè)秘密用作資產(chǎn)出資面臨一系列的問題，在實踐操作中較容易引起爭議。例如，商業(yè)秘密的出資者是否為商業(yè)秘密的權(quán)利人，即出資者是否有權(quán)出資；出資客體是否屬于商業(yè)秘密，是否有權(quán)威機(jī)構(gòu)對之認(rèn)定；出資者是否將非商業(yè)秘密作為商業(yè)秘密出資；出資者僅將部分技術(shù)出資或未出資，受害人如何維權(quán)；以及商業(yè)秘密出資的主體范圍、權(quán)屬的判定以及如何保護(hù)善意第三人利益等等。本文引用最高法知產(chǎn)庭在2023年判決的一起案件，對出資人未履行技術(shù)秘密出資義務(wù)，受害人能否以侵犯商業(yè)秘密為由進(jìn)行維權(quán)的問題進(jìn)行初步探討。

金能**有限公司（以下簡稱金能公司）董事長朱某經(jīng)人介紹認(rèn)識了柳某，雙方磋商后，合意注冊成立*夢公司，由柳某團(tuán)隊以江蘇馬**能源科技有限公司（以下簡稱馬*公司）名義代為履行技術(shù)入股，朱某團(tuán)隊由金能公司代為履行出資入股。經(jīng)評估，柳某團(tuán)隊的“一種鋰離子正極材料生產(chǎn)技術(shù)”價值為5000萬元。后來，金某獲知朱某與柳某合作鋰電池項目，金某與柳某接觸后，柳某攜鋰電池正極材料等制備技術(shù)與金某合作，組建了翔鷹公司，隨后，柳某從*夢公司辭職。*夢公司以侵犯商業(yè)秘密為由，向一審法院起訴翔鷹公司、柳某等人。

一審法院認(rèn)為，部分技術(shù)內(nèi)容無法確定技術(shù)信息的權(quán)利歸屬于*夢公司，部分信息僅為相關(guān)技術(shù)的一般原理、原料及工藝流程介紹，并非具體的可用于實施的技術(shù)方案，且*夢公司無直接證據(jù)證明其主張的侵權(quán)行為，未展示翔鷹公司的具體產(chǎn)品或產(chǎn)品實施的技術(shù)，亦未完整展示商業(yè)秘密可能轉(zhuǎn)移的具體節(jié)點(diǎn)，故不能合理表明商業(yè)秘密被侵犯，故一審法院駁回*夢公司的訴訟請求。*夢公司不服一審判決，向最高人民法院提起上訴。最高人民法院審理后，撤銷了一審判決，改判翔鷹公司、柳某、金某連帶賠償*夢公司經(jīng)濟(jì)損失人民幣5000萬元。

在侵權(quán)方未履行技術(shù)秘密出資的案件中，受害方欲以侵犯商業(yè)秘密為由提起訴訟維權(quán)是存在若干難點(diǎn)的，其中一大困難即是證實其是該技術(shù)秘密的權(quán)屬人?；趯Ψ轿匆约夹g(shù)出資，故受害企業(yè)是不知曉具體的技術(shù)信息，事實上也難以提供具體的材料證實其擁有該項技術(shù)的權(quán)屬，導(dǎo)致其在訴訟中無法組織足夠的證據(jù)來支持已方主張。對此，我們該如何破局呢？這考驗律師理清法律關(guān)系，對法條靈活運(yùn)用。對于商業(yè)秘密進(jìn)行技術(shù)出資或技術(shù)轉(zhuǎn)讓等交易中，權(quán)利人原本可依約獲取但并未實際掌握的商業(yè)秘密保護(hù)問題。因技術(shù)出資人未交付技術(shù)，權(quán)利人并不知曉商業(yè)秘密的內(nèi)容，確實難以適用反不正當(dāng)競爭法中的商業(yè)秘密保護(hù)條款，但可運(yùn)用第三人故意侵害債權(quán)的侵權(quán)行為理論，適用反不正當(dāng)競爭法對權(quán)利人予以保護(hù)。

權(quán)利人尚未掌握約定的商業(yè)秘密，該部分商業(yè)秘密無法像已經(jīng)交付的商業(yè)秘密那樣進(jìn)行特征識別，故主要審查當(dāng)事人是否可以合理預(yù)見或者相信該約定的商業(yè)信息能夠構(gòu)成商業(yè)秘密、侵害商業(yè)秘密債權(quán)的行為與責(zé)任問題。如上述*夢公司訴翔鷹公司、柳某、金某等人一案中，最高院在判決書上指出，以商業(yè)秘密進(jìn)行技術(shù)出資或技術(shù)轉(zhuǎn)讓等交易中，可能出現(xiàn)約定商業(yè)秘密僅交付一部分的情形，形成權(quán)利人已經(jīng)合法掌握的商業(yè)秘密和原本可依約獲取但并未實際掌握的部分。權(quán)利人已經(jīng)合法掌握的部分，是知識產(chǎn)權(quán)的客體，侵害該部分內(nèi)容屬于侵害商業(yè)秘密的侵權(quán)行為，適用知識產(chǎn)權(quán)相關(guān)法律規(guī)定。對于權(quán)利人未掌握的部分，是債權(quán)的客體，侵害該部分屬于侵害商業(yè)秘密債權(quán)的侵權(quán)行為，適用侵權(quán)行為法相關(guān)法律規(guī)定。即涉及侵害權(quán)利人合法掌握的商業(yè)秘密（即商業(yè)秘密知識產(chǎn)權(quán)）和權(quán)利人原本可以依約獲取商業(yè)秘密的合同債權(quán)（商業(yè)秘密債權(quán)）兩類侵權(quán)責(zé)任。

此外，值得一提的是，關(guān)于損失數(shù)額的認(rèn)定。權(quán)利人遭受的損失包括其投資的沉沒成本（已經(jīng)付出且不可收回的成本）和預(yù)期利益（商業(yè)交易機(jī)會利益）損失，故很可能超過商業(yè)信息評估報告的價值，權(quán)利人對此應(yīng)需注意。