在由美國國際貿(mào)易委員會（USITC）主導的不公平進口（Unfair Import）調(diào)查（即“337調(diào)查”）中，核心救濟措施包括排除令（Exclusion Order，用于指示海關阻止侵權產(chǎn)品進入美國）和禁止令（Cease and Desist Order，用于停止侵權產(chǎn)品在美國的銷售、廣告等）[1]。也就是說，一旦ITC經(jīng)審理認定涉案產(chǎn)品侵權并發(fā)布救濟令，侵權產(chǎn)品將被禁止進入美國市場及在美國境內(nèi)開展銷售活動。
作為應對，一方面，被提起337調(diào)查的被告可以積極應訴，以證明原告的侵權主張不成立，ITC不應發(fā)出禁令。另一方面，被告也可以考慮對涉案產(chǎn)品進行規(guī)避設計（design-around），以使得規(guī)避設計后的產(chǎn)品不落入原告的專利權保護范圍。如果規(guī)避設計產(chǎn)品經(jīng)由ITC或海關認定不落入專利權保護范圍，則不會受到救濟令的影響，可以正常進入美國銷售。另外，規(guī)避設計使得原告無法阻止被告的所有產(chǎn)品進入美國市場，因此也可以作為被告與原告進行和解談判的籌碼。
總體來看，被告在337調(diào)查的不同階段——即在ITC發(fā)布救濟令之前和之后——均有提交規(guī)避設計的機會。本文旨在探討并梳理被告在ITC發(fā)布救濟令之前提交規(guī)避設計產(chǎn)品的程序和要求，以期為相關企業(yè)應對337調(diào)查提供具有實操性的指導建議。
在ITC發(fā)布救濟令之前提交規(guī)避設計產(chǎn)品
通常而言，救濟令的規(guī)制范圍并非僅限于其中明確列明的特定被訴產(chǎn)品型號，而是會涵蓋在調(diào)查通知（Notice of institution of investigation）中限定的廣泛產(chǎn)品類別[2]。一旦救濟令生效，美國海關通常會認定同屬該產(chǎn)品類別的未涉訴產(chǎn)品亦應納入排除范圍[3]。因此，在ITC發(fā)布救濟令之前提交規(guī)避設計產(chǎn)品的優(yōu)勢在于，如果ITC在337調(diào)查中對這些規(guī)避設計產(chǎn)品進行調(diào)查并認定不侵權，則ITC會在救濟令中明確指出這些規(guī)避設計產(chǎn)品不受救濟令約束，從而使它們盡早豁免于調(diào)查結果可能產(chǎn)生的負面影響。因此，對于被告而言，如果經(jīng)評估發(fā)現(xiàn)涉案產(chǎn)品有較大風險被認定為侵權，應盡早考慮并提交規(guī)避設計。當然，由于337調(diào)查的不確定性，為最大限度防范法律風險，不論不侵權抗辯或?qū)＠麩o效的成功率高低，均建議盡早考慮與推進規(guī)避設計。

然而，并非只要在ITC發(fā)布救濟令之前提交規(guī)避設計，ITC就會在337調(diào)查中對該規(guī)避設計方案是否侵權進行調(diào)查。在先前的337調(diào)查案件中（例如，337-TA-1120、337-TA-1053、337-TA-895），ITC確定了以下的“四要素測試法”來衡量被告是否已完成就規(guī)避設計方案請求調(diào)查的舉證責任，進而決定是否將規(guī)避設計產(chǎn)品納入調(diào)查范圍：

(1)規(guī)避設計產(chǎn)品是否在調(diào)查范圍內(nèi)；(2)規(guī)避設計產(chǎn)品是否已由被告進口；(3) 規(guī)避設計產(chǎn)品在設計上是否足夠固定；(4)規(guī)避設計產(chǎn)品在證據(jù)開示過程中是否已由被告充分披露？（“(1) whether the product is within the scope of the investigation; (2) whether it has been imported; (3) whether it is sufficiently fixed in design; and (4) whether it has been sufficiently disclosed by respondent during discovery”）[4]

在上述“四要素測試法”中，第（1）-（2）點要素的判斷相對簡單，通常能夠較為容易地確定被告是否滿足相關條件。具體而言，對于上述第（1）點要素，只需判斷規(guī)避設計產(chǎn)品的類別是否與調(diào)查通知中所定義的廣泛產(chǎn)品類別相符，即可判斷該產(chǎn)品是否屬于調(diào)查范圍，這一判斷過程通常不會引發(fā)爭議。對于上述第（2）點要素，實踐中滿足規(guī)避設計產(chǎn)品的進口條件不需要達到商業(yè)規(guī)?；蛄慨a(chǎn)的程度，而是僅提交少量樣品即可。一種可行的做法是被告可通過向其美國律師郵寄規(guī)避設計產(chǎn)品的樣品來滿足“進口”要求[5]。另外，除了提供實際樣品之外，被告還可以提供運輸過程中的快遞標簽、運輸情況跟蹤報告等物理證據(jù)，以進一步完善對“進口”要素的證明[6]。

上述第（3）點要素的關鍵在于評估規(guī)避設計產(chǎn)品的設計方案是否已經(jīng)足夠固定。也就是說，ITC需確保規(guī)避設計產(chǎn)品的設計方案已具備足夠的成熟度、完成度以及確定性，而非僅僅停留在初始研發(fā)階段或是隨時可能發(fā)生改變的初步設計想法，從而能夠使原告對固定的規(guī)避設計產(chǎn)品進行分析或測試并提出侵權意見，以及能夠使ITC對規(guī)避設計產(chǎn)品最終做出侵權或不侵權的判斷[7]。在實踐中，如果針對規(guī)避設計產(chǎn)品已經(jīng)提供了能夠具體展示產(chǎn)品細節(jié)的設計圖紙或?qū)嵨飿悠罚瑒t通常會被認定為滿足“固定”要求。需要說明的是，即便規(guī)避設計產(chǎn)品缺乏商業(yè)可行性、尚未完成必要測試或未做好量產(chǎn)準備，也不會影響對其設計是否“固定”的認定[8]。另外，除了提供實物樣品之外，對于涉及軟件方面的規(guī)避設計產(chǎn)品，可以特別考慮提交源代碼來證明產(chǎn)品的設計已經(jīng)固定，因為源代碼將被視為產(chǎn)品功能的實際實現(xiàn)。例如，在337-TA-1200一案中，原告質(zhì)疑被告提供的源代碼中的操作與功能指南中的描述不相符，從而主張規(guī)避設計產(chǎn)品的設計并不足以固定，然而最終ITC接受了被告的反駁，即“源代碼才是產(chǎn)品的實際實現(xiàn)、而功能指南僅為關于要實現(xiàn)功能的high-level初步描述”[9]。

關于上述第（4）點要素，即被告是否充分披露規(guī)避設計產(chǎn)品，在實踐中往往容易引發(fā)爭議。但從近年來的案例來看，ITC似乎傾向于采用更為寬松和靈活的標準來判斷被告是否對規(guī)避設計產(chǎn)品進行了充分披露。

例如，在337-TA-1120一案中，行政法官(ALJ)認定被告由于在證據(jù)開示階段僅給出了兩份與規(guī)避設計產(chǎn)品有關的、低證明價值的或不可靠的文件，因此未能滿足廣泛披露("subject to extensive discovery”)的要求。然而，委員會反駁了ALJ提出的“廣泛”披露這一過高標準，并且認為被告已經(jīng)滿足了充分披露的要求，因為被告提供的證人證言確立了這些文件與被告不侵權主張的相關性。此外，委員會還指出，如果原告認為被告未給出足夠多的與規(guī)避設計有關的證據(jù)，則應當主動提出重啟或進一步進行證據(jù)開示的動議?？梢娢瘑T會在認定被告是否充分披露規(guī)避設計產(chǎn)品采用了較為寬松的標準。

又例如，在337-TA-1365一案中，原告主張將被告未在庭前代理詞中披露的規(guī)避設計產(chǎn)品排除在調(diào)查范圍之外。然而，該案ALJ認為，被告已在fact discovery階段通過多種方式對規(guī)避設計細節(jié)進行了充分披露，具體包括：在書面質(zhì)詢答復中提供規(guī)避設計產(chǎn)品的相關信息、提交了設計圖紙、實物樣品及照片等?；诖?，ALJ認定被告已滿足“充分披露”的要求。此外，ALJ進一步明確，“充分披露”并不需要滿足“廣泛披露”，只需披露的內(nèi)容足以將設計特征與原告專利的權利要求進行比對即可。同樣，在本案中，ALJ指出，若原告認為披露不足，應主動請求啟動附加證據(jù)開示[10]。

另一方面，從披露時間來看，在先的案例表明ITC傾向于將較晚披露的規(guī)避設計產(chǎn)品也納入調(diào)查范圍。ITC的該標準和傾向?qū)Ρ桓鎭碚f顯然是有利的，因為337案件通常節(jié)奏極為緊湊，而允許在證據(jù)開示階段后期披露規(guī)避設計產(chǎn)品，則為被告留出了更多時間來考慮其規(guī)避設計方案。

例如，在337-TA-1241一案中，原告主張被告在證據(jù)開示階段晚期披露規(guī)避設計產(chǎn)品的行為并不符合上述第（4）點要素，并且這導致其不具有充足時間來測試和分析這些規(guī)避設計產(chǎn)品是否侵權。然而，在本案的初裁中[11]，ALJ認為在fact discovery結束前近兩個月披露規(guī)避設計產(chǎn)品符合上述第（4）點要素，且原告也未能合理解釋為何不能完成相關測試。此外，ALJ還提及了在其他案件中（例如，337-TA-1191、337-TA-1170），在fact discovery結束兩個月或六周前披露的規(guī)避產(chǎn)品也同樣被認定為符合上述第（4）點要素。

實際上，在337-TA-1236一案中，ALJ甚至批準了將fact discovery結束前一周披露的規(guī)避設計產(chǎn)品納入調(diào)查范圍內(nèi)。具體地，在該案中，原告主張其不具備足夠的時間在證據(jù)開示階段對規(guī)避設計產(chǎn)品進行測試，尤其是，由于此時距離提交初步專家報告僅剩四個月，而其專家需要7周左右才能完成對全部規(guī)避設計產(chǎn)品的測試，因此原告無法及時在專家報告中針對規(guī)避設計產(chǎn)品發(fā)表意見。然而，ALJ則認為上述主張與第（4）點要素是無關的，因為原告并沒有請求額外的時間來進行測試并且也沒有對其侵權主張進行相應的補充；并且，ALJ還指出雖然原告無法及時對每款規(guī)避設計產(chǎn)品進行測試，然而其至少可以針對部分產(chǎn)品進行測試以便將測試結果涵蓋在其專家報告中，但原告卻沒有對任何一款規(guī)避設計產(chǎn)品進行測試[12]。

結合以上案例來看，即便是被告在fact discovery階段晚期提交的規(guī)避設計產(chǎn)品仍存在被納入調(diào)查范圍的可能性，而原告據(jù)此提出的“調(diào)查時間不足”、“證據(jù)不充分”等爭辯往往難以獲得ALJ的支持——因為ALJ通常會認定，原告在此情況下仍負有分析規(guī)避設計產(chǎn)品并補充其侵權主張的義務，并且若有必要，原告應主動提出動議來重啟或進一步進行證據(jù)開示。

值得一提的是，一旦被告成功將規(guī)避設計產(chǎn)品納入了ITC的調(diào)查范圍，則舉證責任發(fā)生轉(zhuǎn)移，這意味著原告需要提供證據(jù)來證明規(guī)避設計產(chǎn)品構成侵權，而無法通過忽視或不分析這些規(guī)避設計產(chǎn)品來避免ITC作出不侵權認定。

例如，在337-TA-796一案中，原告試圖主要基于其未主張被告的規(guī)避設計產(chǎn)品侵權、并且未在其專家證人陳述、庭審前或庭審后陳述中提供針對規(guī)避設計產(chǎn)品的相關意見等理由，來避免ALJ對規(guī)避設計產(chǎn)品作出不侵權認定。然而，在本案的初裁中，ALJ認定由于在調(diào)查過程中已經(jīng)針對規(guī)避設計產(chǎn)品進行了實質(zhì)性的證據(jù)開示程序，并且這些規(guī)避設計產(chǎn)品滿足進口和設計固定的要求，因此應當被納入調(diào)查范圍。另外，ALJ還強調(diào)了原告并沒有提供證據(jù)來證明這些規(guī)避設計產(chǎn)品侵權，而被告則提供了有說服力的不侵權證據(jù)[13]。最終，在針對本案發(fā)布的排除令和禁止令中明確指出了它們不適用于這些規(guī)避設計產(chǎn)品[14]。

特別需要說明的是，在發(fā)布救濟禁令之前引入規(guī)避設計，并不意味著承認侵權事實，ALJ并不會因此將心中天平傾向于權利人。即便被告引入規(guī)避設計，ITC仍會就被訴產(chǎn)品是否侵權作出獨立判斷。事實上，規(guī)避設計的核心目的是減少潛在風險，并確保產(chǎn)品的合規(guī)性。企業(yè)在面對不確定的調(diào)查結果時，可以選擇主動改進設計，以便及時響應市場需求或避免潛在的禁令影響。一定程度上，規(guī)避設計是被鼓勵的，例如CAFC曾明確表示合理的規(guī)避設計應始終作為一種鼓勵激發(fā)創(chuàng)新之路[15]、應該鼓勵規(guī)避專利進行設計或發(fā)明創(chuàng)造[16]。
綜上，若企業(yè)在美國遭遇337調(diào)查，應充分利用自調(diào)查開始至fact discovery結束前的期間來盡早確定并披露具有較高不侵權可能性的規(guī)避設計方案，并盡可能提交與規(guī)避設計產(chǎn)品不侵權有關的證據(jù)以及輔以對應的證人證言予以佐證，以爭取在調(diào)查過程中獲得ITC關于規(guī)避設計產(chǎn)品不侵權的認定。如此，可確保即便在救濟令發(fā)布并生效后，規(guī)避設計產(chǎn)品也能順利進入美國市場銷售。
注釋：
[1] https://www.usitc.gov/intellectual_property/about_section_337.htm
[2]參見337-TA-1088一案的Commission opinion, P22-34
[3]https://www.szlawyers.com/file/upload/20220422/file/20220422173102_f6e7c7524e814f2ca8a7925320bea109.pdf
[4] https://ipwatchdog.com/wp-content/uploads/2023/09/1120-Commn-Op.pdf
[5]參見337-TA-1236一案的Initial Determination, P40
[6]參見337-TA-1200一案的Initial Determination, P89
[7]參見337-TA-1068一案的Commission Opinion，P21-22
[8]參見337-TA-1170一案的Initial Determination, P10-16
[9]參見337-TA-1200一案的Initial Determination, P90-91
[10]參見337-TA-1365一案的Final Initial Determination，P22-33
[11] 參見337-TA-1241一案的Initial Determination, P31-39, 382
[12]參見337-TA-1236一案的Initial Determination, P42-43
[13] 參見337-TA-796一案的Initial Determination, P8-11, 163
[14] https://www.usitc.gov/intellectual_property/exclusion_orders/337-ta-796.pdf
[15] TiVo Inc. v. EchoStar Corp., 646 F.3d 869 (Fed. Cir. 2011)
[16] London v. Carson Pirie Scott & Co., 946 F.2d 1534, 1538 (Fed. Cir. 1991).
來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）
作者：張姝貝 胡琪 于小寧 柳沈律師事務所