作者 | 高祥成 北京康信知識產(chǎn)權(quán)代理有限責(zé)任公司

在方法權(quán)利要求的審查意見通知書中，經(jīng)常會先將獨(dú)立方法權(quán)利要求的步驟，成句式劃分為多個技術(shù)特征，然后使用檢索到的對比文件逐個比對論述。然而，在比對過程中可能會忽略方法獨(dú)立權(quán)利要求的步驟間的時序性或關(guān)聯(lián)性，即忽略了方法獨(dú)立權(quán)利要求中的步驟間的關(guān)系。

筆者關(guān)注到一件相關(guān)的典型民事判決案例【（2023）最高法知民終879號案】，A公司認(rèn)為B公司的產(chǎn)品“AI企業(yè)無線系統(tǒng)（D9）計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備”（后文簡稱被訴侵權(quán)產(chǎn)品）侵害了自身A公司的名稱為“PPPoE撥號用戶名和密碼錯誤故障提示方法及裝置”發(fā)明專利權(quán)（后文簡稱涉案專利），涉案專利的權(quán)利要求1的內(nèi)容如下：

“PPPoE撥號用戶名和密碼錯誤故障提示方法，其特征在于，包括以下步驟：

A.在主機(jī)與接入服務(wù)器進(jìn)入PPP會話階段的認(rèn)證授權(quán)環(huán)節(jié)時，向接入服務(wù)器發(fā)送用于驗(yàn)證用戶名和密碼的認(rèn)證數(shù)據(jù)包；

B.主機(jī)接收到所述接入服務(wù)器返回的認(rèn)證結(jié)果數(shù)據(jù)包后，若所述認(rèn)證結(jié)果數(shù)據(jù)包為否定應(yīng)答包NAK，則設(shè)置錯誤標(biāo)識的值為X，并返回發(fā)現(xiàn)階段，以重新執(zhí)行步驟A；若所述認(rèn)證結(jié)果數(shù)據(jù)包為確定應(yīng)答包ACK，則清除錯誤標(biāo)識的值；

C.在撥號頁面中，每隔M秒獲取一次錯誤標(biāo)識，若錯誤標(biāo)識的值為X，則顯示用戶名和密碼錯誤的提示；若錯誤標(biāo)識的值不為X，則不顯示故障提示；其中，M為大于0的實(shí)數(shù)，X為字符；

步驟C中，在判斷錯誤標(biāo)識的值之前，還有如下步驟：判斷撥號方式是否為PPPoE，若否，則不顯示故障提示，若是，則繼續(xù)判斷是否已成功接入網(wǎng)絡(luò)，若是，則不顯示故障提示，若否，才進(jìn)入判斷錯誤標(biāo)識的值步驟?！?/p>

為了確認(rèn)B公司的產(chǎn)品是否侵權(quán)，在一審階段，法院將涉案專利的權(quán)利要求1的技術(shù)方案劃分為如下技術(shù)特征：

“【A1】撥號頁面設(shè)置PPPoE撥號。

【A2】主機(jī)PPPoE撥號開始，設(shè)置錯誤標(biāo)識的值。

【A3】主機(jī)PPPoE撥號成功完成發(fā)現(xiàn)階段。

【A4】主機(jī)向接入服務(wù)器發(fā)送用于驗(yàn)證用戶名和密碼的認(rèn)證數(shù)據(jù)包。

【B1】主機(jī)收到接入服務(wù)器返回的認(rèn)證結(jié)果數(shù)據(jù)包。

【B2-1】認(rèn)證結(jié)果數(shù)據(jù)包為確定應(yīng)答包ACK，判斷已經(jīng)成功接入網(wǎng)絡(luò)，清除錯誤標(biāo)識的值X，X為字符，跳轉(zhuǎn)【C5】。

【B2-2】認(rèn)證數(shù)據(jù)包為否定應(yīng)答包NAK，判斷未成功接入網(wǎng)絡(luò)，設(shè)置錯誤標(biāo)識值為X，X為字符。

【C1】撥號頁面每隔M秒獲取一次錯誤標(biāo)識，M為大于0的實(shí)數(shù)。

【C2】撥號頁面判斷撥號方式是否為PPPoE。

【C3】若撥號方式不為PPPoE撥號，跳轉(zhuǎn)【C5】。

【C4】若撥號方式為PPPoE撥號，已經(jīng)成功接入網(wǎng)絡(luò)。跳轉(zhuǎn)【C5】。

【C4-1】若撥號方式為PPPoE撥號，未成功接入網(wǎng)絡(luò)，判斷獲取的錯誤標(biāo)識的值。

【C4-1-1】若錯誤標(biāo)識的值為X，顯示“用戶名和密碼錯誤”的提示，重新執(zhí)行【C1】。

【C4-1-2】若錯誤標(biāo)識的值不為X，不顯示“用戶名和密碼錯誤”的提示，重新執(zhí)行【C1】。

【C5】撥號頁面不顯示“用戶名和密碼錯誤”的提示，結(jié)束。”

在上述技術(shù)特征的分解基礎(chǔ)上，鑒定專家組給出明確的鑒定意見：

被訴侵權(quán)產(chǎn)品的技術(shù)方案不具備與技術(shù)特征【C4-1-1】“若錯誤標(biāo)識的值為X，顯示‘用戶名和密碼錯誤’的提示，重新執(zhí)行”相同或者等同的技術(shù)特征，除該區(qū)別技術(shù)特征之外，被訴侵權(quán)產(chǎn)品的技術(shù)方案具備與涉案專利權(quán)利要求1其他技術(shù)特征相同或等同的技術(shù)特征。

針對上述鑒定意見，一審法院認(rèn)為被訴侵權(quán)產(chǎn)品提交公證檢測時，當(dāng)使用者輸入錯誤的PPPoE用戶名或密碼時，手機(jī)端APP會顯示“用戶名和密碼錯誤”的提示，此技術(shù)特征與技術(shù)特征【C4-1-1】完全相同。

這一點(diǎn)與鑒定專家組的鑒定結(jié)果不同，原因在于兩次檢測時所使用的大某APP版本不同。除了能否呈現(xiàn)“用戶名和密碼錯誤”以外，不同版本的大某APP所使用的技術(shù)方案并不實(shí)質(zhì)影響被訴侵權(quán)技術(shù)方案的實(shí)現(xiàn)，不能以與被訴侵權(quán)產(chǎn)品適配的目前的移動端應(yīng)用是否調(diào)用其內(nèi)部的相關(guān)代碼來認(rèn)定被訴侵權(quán)產(chǎn)品本身是否具有某一項(xiàng)技術(shù)特征。因此，一審法院認(rèn)定被訴侵權(quán)產(chǎn)品具有與涉案專利權(quán)利要求1所記載的技術(shù)特征【C4-1-1】相同的技術(shù)特征，被訴侵權(quán)產(chǎn)品的技術(shù)方案落入涉案專利權(quán)利要求1的保護(hù)范圍。

對于上述一審結(jié)果，B公司不服并提起上訴。

在二審階段，法院認(rèn)為涉案專利的步驟A、B、C為相對獨(dú)立的三個步驟，且每個步驟內(nèi)的判斷流程及根據(jù)判斷結(jié)果執(zhí)行的下一個判斷是一個整體，故不宜再將每個步驟內(nèi)的不同判斷結(jié)果及基于該不同判斷結(jié)果而進(jìn)行的下一步的不同操作流程進(jìn)一步劃分成新的技術(shù)特征，否則有可能人為割裂各判斷流程間的關(guān)系。

進(jìn)一步，法院還認(rèn)為一審階段鑒定意見將涉案專利權(quán)利要求1劃分為15個技術(shù)特征，割裂了各判斷流程間的關(guān)系。例如鑒定意見將步驟C劃分為【C1】【C2】【C3】【C4】【C4-1】【C4-1-1】【C4-1-2】【C5】共計8個技術(shù)特征，其中技術(shù)特征【C1】為“撥號頁面每隔M秒獲取一次錯誤標(biāo)識，M為大于0的實(shí)數(shù)”，技術(shù)特征【C2】為“撥號頁面判斷撥號方式是否為PPPoE”，然后鑒定意見分別與被訴侵權(quán)技術(shù)方案中的相關(guān)特征進(jìn)行了比對，但比對中卻忽視了【C1】特征中的“每隔M秒”同樣應(yīng)該限定于【C2】特征，進(jìn)而將被訴侵權(quán)技術(shù)方案中步驟A之前的判斷撥號方式是否為PPPoE的特征認(rèn)定為與涉案專利技術(shù)方案中步驟C之中的特征相同，該種劃分方式存在明顯不當(dāng)，因此法院在二審階段對此予以糾正。

經(jīng)過糾正后，二審階段法院將涉案專利的權(quán)利要求1的技術(shù)方案劃分為如下四個技術(shù)特征，而非原劃分的8個技術(shù)特征：

“Ⅰ：一種PPPoE撥號用戶名和密碼錯誤故障提示方法；

Ⅱ：步驟A：在主機(jī)與接入服務(wù)器進(jìn)入PPP會話階段的認(rèn)證授權(quán)環(huán)節(jié)時，向接入服務(wù)器發(fā)送用于驗(yàn)證用戶名和密碼的認(rèn)證數(shù)據(jù)包；

Ⅲ：步驟B：主機(jī)接收到所述接入服務(wù)器返回的認(rèn)證結(jié)果數(shù)據(jù)包后，若所述認(rèn)證結(jié)果數(shù)據(jù)包為否定應(yīng)答包NAK，則設(shè)置錯誤標(biāo)識的值為X，并返回發(fā)現(xiàn)階段，以重新執(zhí)行步驟A；若所述認(rèn)證結(jié)果數(shù)據(jù)包為確定應(yīng)答包ACK，則清除錯誤標(biāo)識的值；

Ⅳ：步驟C：在撥號頁面中，每隔M秒獲取一次錯誤標(biāo)識，先判斷撥號方式是否為PPPoE，若否，則不顯示故障提示，若是，則繼續(xù)判斷是否已成功接入網(wǎng)絡(luò)，若是，則不顯示故障提示，若否，則判斷錯誤標(biāo)識的值，若錯誤標(biāo)識的值為X，則顯示用戶名和密碼錯誤的提示；若錯誤標(biāo)識的值不為X，則不顯示故障提示；其中，M為大于0的實(shí)數(shù)，X為字符?！?/p>

基于重新劃分后的技術(shù)特征，法院認(rèn)為被訴侵權(quán)產(chǎn)品與涉案專利的權(quán)利要求1的技術(shù)方案相比，至少不具備與技術(shù)特征Ⅳ相同或等同的技術(shù)特征（例如“每隔M秒執(zhí)行一次步驟C”），未落入涉案專利權(quán)利要求1的保護(hù)范圍。一審判決相關(guān)認(rèn)定錯誤。

最終，二審判決認(rèn)定被訴侵權(quán)產(chǎn)品并未對涉案專利侵權(quán)。

筆者根據(jù)該案例的內(nèi)容對OA答復(fù)中方法權(quán)利要求中步驟間的時序或關(guān)聯(lián)的重要性有以下思考：

首先，步驟間的時序/關(guān)聯(lián)是方法專利的“骨架”，不是“皮肉”。方法專利的技術(shù)貢獻(xiàn)往往體現(xiàn)在“何時做、怎么做、做完觸發(fā)什么”這一動態(tài)鏈條上，若把步驟全都拆成“孤立的技術(shù)特征”，等同于把骨架拆成骨頭，再比對骨頭是否相同，往往會出現(xiàn)失真（如涉案專利的一審情況）。

進(jìn)一步，涉案專利的二審判決給出了一定的參考：不建議“全碎片化比對”，而是把“步驟C的整個鏈?zhǔn)竭壿嫛币暈橐粋€不可再分的“技術(shù)單元”。

這提示代理師在撰寫時，要把“步驟間的時序性或關(guān)聯(lián)性”寫進(jìn)權(quán)利要求；答復(fù)時，要把“步驟間的時序性或關(guān)聯(lián)性”解釋成區(qū)別技術(shù)特征；面對無效/侵權(quán)時，要把“步驟間的時序性或關(guān)聯(lián)性”當(dāng)成技術(shù)貢獻(xiàn)的一部分。

從而，筆者認(rèn)為，在OA答復(fù)時需要注意如何把“被拆散的步驟”重新粘回去，以便于爭辯相關(guān)的步驟是不可簡單拆分的，可以但不限于采用如下方式：

（1）畫一張“順序依賴圖”附在意見陳述書；

（2）用箭頭標(biāo)注：哪些步驟必須串行、哪些判斷必須嵌套、哪些循環(huán)回跳是創(chuàng)新點(diǎn)；

（3）意見陳述時注重如下陳述邏輯：“本發(fā)明區(qū)別于對比文件的核心在于：步驟C的周期性判斷必須建立在步驟B已‘預(yù)存錯誤標(biāo)識’的基礎(chǔ)上，且三步判斷（撥號方式→入網(wǎng)狀態(tài)→標(biāo)識值）是依次解鎖的連鎖條件，任何一步缺失或順序顛倒均無法達(dá)到及時、準(zhǔn)確提示用戶‘用戶名/密碼錯誤’的技術(shù)效果?！?/p>

筆者還認(rèn)為，在OA答復(fù)時，可以把審查意見中劃分和比對的技術(shù)特征拉回到整體進(jìn)行爭辯，指出“針對劃分后的技術(shù)特征，對比文件實(shí)際上只公開了部分孤立的步驟，并未公開步驟間的時序性或關(guān)聯(lián)性”。

值得一提的是，在OA答復(fù)時，還可以嘗試引用上述二審判決“不宜進(jìn)一步劃分成新的技術(shù)特征”的表述，作為司法判例佐證，懇請針對“整體考量步驟的鏈?zhǔn)竭壿嫛边M(jìn)行審查。

如下是一則示例

（2023）最高法知民終879號案件中，法院生效裁判認(rèn)為：恰當(dāng)劃分專利權(quán)利要求中的技術(shù)特征是進(jìn)行侵權(quán)比對的基礎(chǔ)。在方法專利權(quán)利要求中，技術(shù)特征的劃分還需要考慮方法步驟中各步驟之間可能存在的關(guān)聯(lián)性和時序性，不能隨意拆分和打亂各步驟之間的關(guān)聯(lián)或時序，否則可能會導(dǎo)致專利權(quán)保護(hù)范圍不當(dāng)擴(kuò)大或限縮，是的比對結(jié)果與客觀實(shí)際不符。

總而言之，方法權(quán)利要求中的“步驟間的時序性或關(guān)聯(lián)性”不是撰寫形式，而是專利的關(guān)鍵點(diǎn)之一。因此，在答復(fù)審查意見時，需要對審查意見中劃分的技術(shù)特征進(jìn)行分析，判斷是否忽略了步驟間的時序性或關(guān)聯(lián)性，從而進(jìn)行有針對性的爭辯。

end

（本文僅代表作者觀點(diǎn)，不代表知產(chǎn)力立場）