作為一家企業(yè)的負(fù)責(zé)人，你是否曾因一次知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛與對(duì)方達(dá)成和解，簽署了不再侵權(quán)的承諾函，以為風(fēng)波已過？然而，數(shù)月或數(shù)年后，一封新的法院傳票不期而至，原告不僅指控你再次侵權(quán)，更以“違背承諾、重復(fù)侵權(quán)”為由，主張適用高達(dá)五倍的懲罰性賠償，索賠金額遠(yuǎn)超首次糾紛。賬戶面臨凍結(jié)，商譽(yù)遭受質(zhì)疑，生產(chǎn)經(jīng)營陷入被動(dòng)，這正是許多被告在知識(shí)產(chǎn)權(quán)重復(fù)侵權(quán)訴訟中的真實(shí)困境。本文將從一個(gè)虛構(gòu)但典型的脫敏案例切入，深度剖析此類案件的裁判邏輯，并從被告視角探討可行的抗辯策略與風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避路徑。

1. 案件介紹（被告視角敘事）

本案核心爭議在于：行為人在因侵害商標(biāo)權(quán)向權(quán)利人出具《承諾函》表示不再侵權(quán)后，再次實(shí)施相同侵權(quán)行為，是否必然構(gòu)成“故意”且“情節(jié)嚴(yán)重”，從而適用懲罰性賠償？賠償基數(shù)又應(yīng)如何確定？

（為保護(hù)當(dāng)事人隱私，以下信息已做脫敏處理）

• 原告： 上海B環(huán)保設(shè)備有限公司（下稱“B公司”）

• 被告： 常州A環(huán)境工程有限公司（下稱“A公司”）

• 涉案商標(biāo)： “賽一（SCIYEE）”系列注冊商標(biāo)（已脫敏為“XX”品牌）

• 關(guān)鍵時(shí)間線：

• • 2013年，A公司因侵害B公司“XX”商標(biāo)權(quán)，向其出具《承諾函》，保證不再侵權(quán)。

  • 2018年，在某重大基地項(xiàng)目中，項(xiàng)目供貨方上海C技術(shù)公司（下稱“C公司”）與A公司簽訂購銷合同，合同明確指定提供“XX”品牌設(shè)備。后A公司向該項(xiàng)目提供了假冒“XX”品牌的水處理設(shè)備。

  • 因B公司舉報(bào)，項(xiàng)目被迫延期整改。B公司遂訴至法院，主張A公司構(gòu)成商標(biāo)重復(fù)侵權(quán)，主觀惡意明顯，情節(jié)嚴(yán)重，請求適用5倍懲罰性賠償；主張C公司構(gòu)成銷售侵權(quán)。

對(duì)于被告A公司而言，壓力是具體而多維的：一方面，先前和解的《承諾函》成為對(duì)方指控“明知故犯”的鐵證；另一方面，涉案項(xiàng)目金額較大（供貨金額510,560元），一旦適用懲罰性賠償，賠償額將急劇攀升。同時(shí)，商業(yè)信譽(yù)在重大項(xiàng)目中的受損，可能引發(fā)連鎖反應(yīng)，影響后續(xù)業(yè)務(wù)開展。

2. 裁判結(jié)果與理由

【某院】裁判結(jié)果：
一審法院（上海市浦東新區(qū)人民法院）與二審法院（上海知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院）均判決：A公司構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，適用懲罰性賠償，賠償B公司經(jīng)濟(jì)損失及合理開支共計(jì)638,200元；C公司因能證明合法來源，不承擔(dān)賠償責(zé)任，僅對(duì)合理開支（律師費(fèi)）承擔(dān)連帶責(zé)任。

裁判理由：
法院的認(rèn)定主要基于以下幾點(diǎn)，層層遞進(jìn)：

1. 侵權(quán)行為的認(rèn)定： A公司在購銷合同中明確使用與B公司注冊商標(biāo)完全相同的字樣，并實(shí)際生產(chǎn)、銷售了侵權(quán)產(chǎn)品，構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。

2. 懲罰性賠償?shù)倪m用（“故意”且“情節(jié)嚴(yán)重”的認(rèn)定）： 法院綜合考量認(rèn)為A公司符合適用懲罰性賠償?shù)臈l件：

   • 先前承諾： A公司曾出具《承諾函》，表明其明知侵權(quán)行為及法律后果。再次侵權(quán)屬于背棄承諾，主觀惡意十分明顯。

   • 明知故犯： A公司與B公司系同行業(yè)企業(yè)，理應(yīng)知曉原告商標(biāo)；且涉案項(xiàng)目明確要求提供B公司產(chǎn)品，A公司仍提供假冒產(chǎn)品，侵權(quán)意圖明確。

   • 后果嚴(yán)重： 其侵權(quán)行為導(dǎo)致重大項(xiàng)目延期整改，造成多方損失，社會(huì)危害性大。

3. 賠償數(shù)額的確定（懲罰性賠償基數(shù)的計(jì)算）： 這是本案的另一焦點(diǎn)。B公司提供了同類上市公司38.2%的營業(yè)利潤率作為參考。但法院并未簡單采納，而是進(jìn)行了“精細(xì)化”計(jì)算：

   • 法律依據(jù)： 根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理侵害知識(shí)產(chǎn)權(quán)民事案件適用懲罰性賠償?shù)慕忉尅返认嚓P(guān)規(guī)定，需審慎確定基數(shù)。

   • 計(jì)算過程： 法院認(rèn)為，該上市公司作為行業(yè)龍頭，其利潤率高于市場平均水平；且“營業(yè)利潤率”不等同于“銷售利潤率”。因此，綜合考慮A公司的經(jīng)營規(guī)模、行業(yè)平均狀況、以及涉案商標(biāo)的知名度，酌情將利潤率確定為25%。

   • 最終計(jì)算： 以A公司供貨金額510,560元為基數(shù)，乘以25%的利潤率，得出侵權(quán)獲利基數(shù)127,640元。法院認(rèn)為A公司的侵權(quán)情節(jié)符合適用4倍懲罰性賠償?shù)臈l件，故懲罰性賠償總額為基數(shù)乘以5倍（即1倍填平性賠償+4倍懲罰性賠償），共計(jì)638,200元。

4. 合法來源抗辯的認(rèn)定： C公司作為銷售方，因在采購合同中明確指定品牌，在發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品侵權(quán)后及時(shí)維權(quán)并向B公司提供材料、配合整改，證明其主觀上“不知道”是侵權(quán)商品，且能說明合法提供者，故依法不承擔(dān)賠償責(zé)任。此點(diǎn)對(duì)于銷售商具有重要參考價(jià)值。

3. 法律分析

上海君瀾律師事務(wù)所俞強(qiáng)律師提示：
本案是詮釋知識(shí)產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域“和解后重復(fù)侵權(quán)”可適用懲罰性賠償?shù)牡湫桶咐?，其裁判邏輯?duì)被告方的應(yīng)訴策略提出了更高要求。作為上海知識(shí)產(chǎn)權(quán)律師，我們結(jié)合多年處理復(fù)雜商事糾紛的經(jīng)驗(yàn)，為面臨類似指控的被告提供以下深度分析與抗辯思路。

（一）法條解讀：懲罰性賠償?shù)倪m用門檻并非不可挑戰(zhàn)
《民法典》第一千一百八十五條規(guī)定：“故意侵害他人知識(shí)產(chǎn)權(quán)，情節(jié)嚴(yán)重的，被侵權(quán)人有權(quán)請求相應(yīng)的懲罰性賠償?！薄渡虡?biāo)法》第六十三條亦有類似規(guī)定。核心要件在于“故意”和“情節(jié)嚴(yán)重”。

• 關(guān)于“故意”： 出具《承諾函》后再次侵權(quán)，無疑是證明“故意”的強(qiáng)有力證據(jù)。但“故意”的認(rèn)定仍需結(jié)合具體行為。例如，被告是否可以證明本次被訴侵權(quán)產(chǎn)品與《承諾函》所涉產(chǎn)品在型號(hào)、技術(shù)細(xì)節(jié)、銷售渠道等方面存在實(shí)質(zhì)區(qū)別？或本次使用商標(biāo)的行為是否屬于描述性使用、指示性使用等法律允許的合理使用情形？這些都可能成為削弱“故意”認(rèn)定的切入點(diǎn)。

• 關(guān)于“情節(jié)嚴(yán)重”： 《最高人民法院關(guān)于審理侵害知識(shí)產(chǎn)權(quán)民事案件適用懲罰性賠償?shù)慕忉尅返谒臈l列舉了包括“因侵權(quán)被行政處罰或者法院裁判承擔(dān)責(zé)任后，再次實(shí)施相同或者類似侵權(quán)行為”等情形。雖然和解后重復(fù)侵權(quán)未被明確列入，但司法實(shí)踐中，最高人民法院在（2022）最高法知民終871號(hào)案中明確指出，此類行為可歸入該條“其他可以認(rèn)定為情節(jié)嚴(yán)重的情形”。然而，“情節(jié)嚴(yán)重”本身是一個(gè)需要綜合判斷的概念。被告可以從侵權(quán)規(guī)模小、持續(xù)時(shí)間極短、獲利微薄、未造成實(shí)際重大損失或商譽(yù)損害等方面進(jìn)行抗辯，主張其行為尚未達(dá)到“嚴(yán)重”程度。例如，在廣州互聯(lián)網(wǎng)法院審理的一起著作權(quán)案中，法院雖認(rèn)定重復(fù)侵權(quán)成立，但在確定倍數(shù)時(shí)綜合考慮了侵權(quán)銷售額低等因素。

（二）抗辯策略：聚焦賠償基數(shù)的“精細(xì)化”抗辯
本案最大的啟示在于，即使法院認(rèn)定適用懲罰性賠償，賠償基數(shù)的計(jì)算仍是兵家必爭之地，直接決定最終賠償額。原告往往會(huì)提供對(duì)其最有利的利潤率數(shù)據(jù)（如行業(yè)龍頭、上市公司的數(shù)據(jù)）。被告的抗辯應(yīng)著力于推翻或稀釋該數(shù)據(jù)，引導(dǎo)法院采納更貼近自身實(shí)際情況的基數(shù)。

1. 挑戰(zhàn)利潤率數(shù)據(jù)的關(guān)聯(lián)性與合理性： 正如本案法院所指出的，行業(yè)龍頭企業(yè)的利潤率不能簡單等同于侵權(quán)人的利潤率，也不同于“銷售利潤率”。被告應(yīng)積極舉證自身的企業(yè)規(guī)模、經(jīng)營成本、納稅情況、行業(yè)平均利潤率報(bào)告、審計(jì)報(bào)告等，證明自身利潤率遠(yuǎn)低于原告主張的水平。例如，可以提交公司財(cái)務(wù)報(bào)表、行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)報(bào)告等證據(jù)。

2. 主張扣除合理成本與貢獻(xiàn)度分離： 在技術(shù)秘密或?qū)＠謾?quán)案件中，計(jì)算侵權(quán)獲利時(shí)還需考慮“技術(shù)貢獻(xiàn)度”。在商標(biāo)侵權(quán)中，亦可主張侵權(quán)產(chǎn)品的利潤并非全部來源于商標(biāo)的使用，產(chǎn)品本身的質(zhì)量、功能、銷售渠道等因素同樣貢獻(xiàn)了價(jià)值，請求法院對(duì)商標(biāo)的貢獻(xiàn)率進(jìn)行合理扣減。

3. 利用“舉證妨礙”規(guī)則的反向思維： 在“卡波”技術(shù)秘密案中，因被告無正當(dāng)理由拒不提交財(cái)務(wù)賬冊，法院適用舉證妨礙制度，參考了原告主張的利潤率。這提示被告，在訴訟中，對(duì)于法院責(zé)令提交的財(cái)務(wù)證據(jù)，需謹(jǐn)慎評(píng)估拒不提交的法律后果。有時(shí)，提供經(jīng)過專業(yè)審計(jì)的、能反映真實(shí)低利潤的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，可能比拒絕提交導(dǎo)致法院采信對(duì)方高估值更為有利。

（三）風(fēng)險(xiǎn)提示與程序應(yīng)對(duì)

1. 和解協(xié)議的雙刃劍效應(yīng)： 和解協(xié)議與《承諾函》在平息舊糾紛的同時(shí)，也為未來可能的新糾紛埋下了“故意”的證據(jù)。因此，在簽署任何和解文件前，務(wù)必明確其范圍、免責(zé)條款，并評(píng)估未來業(yè)務(wù)的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。

2. 合法來源抗辯的嚴(yán)格條件： 對(duì)于銷售商而言，本案C公司的成功抗辯提供了范本。關(guān)鍵在于證明“主觀不知道”且能說明提供者。這要求在日常經(jīng)營中必須規(guī)范采購流程，保留載明品牌、型號(hào)的合同、發(fā)票等憑證，并在知悉侵權(quán)可能后立即采取停止銷售、積極溝通等行動(dòng)。

3. 執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)判： 一旦判決生效，高額的懲罰性賠償可能伴隨財(cái)產(chǎn)保全（如賬戶凍結(jié)）和執(zhí)行程序。被告需提前評(píng)估自身資產(chǎn)狀況，并在訴訟中必要時(shí)就擔(dān)保解除保全、執(zhí)行和解等方案進(jìn)行準(zhǔn)備。

上海知識(shí)產(chǎn)權(quán)律師在處理此類案件時(shí)發(fā)現(xiàn)，許多被告因?qū)Α爸貜?fù)侵權(quán)”后果的嚴(yán)重性預(yù)估不足，或?qū)r償基數(shù)的計(jì)算規(guī)則不熟悉，導(dǎo)致在訴訟中陷入被動(dòng)。專業(yè)的抗辯不僅在于法律條文的爭辯，更在于對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、行業(yè)知識(shí)的交叉運(yùn)用，構(gòu)建起完整的防御體系。

4. 律師團(tuán)隊(duì)與專業(yè)領(lǐng)域展示

上海君瀾律師事務(wù)所俞強(qiáng)律師團(tuán)隊(duì)，始終致力于通過專業(yè)、高效的爭議解決方案，為客戶化解商事糾紛，捍衛(wèi)商業(yè)權(quán)益。俞強(qiáng)律師作為事務(wù)所高級(jí)合伙人，擁有北京大學(xué)法律碩士學(xué)位及超過15年的執(zhí)業(yè)經(jīng)驗(yàn)，已成功代理超過700起各類案件，尤其擅長處理涉及公司股權(quán)、復(fù)雜合同糾紛、金融資管、知識(shí)產(chǎn)權(quán)及商事犯罪等領(lǐng)域的疑難復(fù)雜案件，并精通執(zhí)行異議、再審、抗訴等各類訴訟程序。

我們深知，作為被告，您需要的不僅是法律條文的解釋，更是基于商業(yè)邏輯和審判實(shí)踐的綜合博弈策略。面對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)重復(fù)侵權(quán)指控及高額懲罰性賠償風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)尋求專業(yè)法律支持，厘清案件焦點(diǎn)，制定精準(zhǔn)抗辯策略，是控制風(fēng)險(xiǎn)、減少損失的關(guān)鍵一步。

如需針對(duì)您具體案件情況的抗辯策略分析與應(yīng)訴指導(dǎo)，可關(guān)注公眾號(hào)“律師俞強(qiáng)”獲取免費(fèi)初步咨詢，或通過上海君瀾律師事務(wù)所官方渠道（地址：上海市世紀(jì)大道1198號(hào)世紀(jì)匯廣場一座12層）與我們?nèi)〉寐?lián)系。

風(fēng)險(xiǎn)提示： 具體案件需咨詢專業(yè)律師，本分析基于公開裁判文書與法律原理整理，僅為參考，不構(gòu)成正式的法律意見或執(zhí)業(yè)意見。案件結(jié)果受具體證據(jù)、審理法院觀點(diǎn)等多種因素影響，請勿直接套用。