未注冊(cè)馳名商標(biāo)制度在適用過程中存在諸多疑惑?！栋屠韫s》規(guī)定的未注冊(cè)馳名商標(biāo)制度僅是商標(biāo)跨國保護(hù)的階段性成果，而非完善狀態(tài)，在制度目標(biāo)上不夠清晰不夠合理，導(dǎo)致難以準(zhǔn)確界定適用要件。未注冊(cè)馳名商標(biāo)的跨國保護(hù)基礎(chǔ)，應(yīng)是對(duì)跨國惡意行為的禁止，包括惡意注冊(cè)和惡意使用，一國如已建立起禁止惡意行為制度且已發(fā)展完善，則無須建立專門的未注冊(cè)馳名商標(biāo)制度也能提供相應(yīng)救濟(jì)。

關(guān)鍵詞| 未注冊(cè)馳名商標(biāo)；惡意注冊(cè)；惡意行為；反假冒

作者| 劉麗娟，北京外國語大學(xué)法學(xué)院，知識(shí)產(chǎn)權(quán)中心主任，副教授

注明：原文刊于《知識(shí)產(chǎn)權(quán)研究》第32卷，2026年1月出版，知產(chǎn)力授權(quán)轉(zhuǎn)載。

引言

本文是對(duì)于未注冊(cè)馳名商標(biāo)制度的考察。未注冊(cè)馳名商標(biāo)與注冊(cè)馳名商標(biāo)雖然規(guī)定于同一條，但屬于兩種完全不同的制度，各有不同的制度目標(biāo)。嚴(yán)格來說，兩種馳名商標(biāo)制度不應(yīng)以是否注冊(cè)區(qū)分。雖然超越國別的保護(hù)確實(shí)是針對(duì)未注冊(cè)馳名商標(biāo)，因注冊(cè)商標(biāo)無需此項(xiàng)保護(hù)，但反淡化根據(jù)國際共識(shí)，不應(yīng)以是否注冊(cè)為門檻，未注冊(cè)馳名商標(biāo)也應(yīng)給予反淡化救濟(jì)。[1]更準(zhǔn)確的區(qū)分，是根據(jù)其不同的制度目標(biāo)，一個(gè)是以超越國別性的救濟(jì)為目標(biāo)的馳名商標(biāo)制度，一個(gè)是反淡化制度。本文為了與我國立法司法保持一致，以“未注冊(cè)馳名商標(biāo)批判”為題，但“以超越國別性為目標(biāo)的馳名商標(biāo)制度”是更準(zhǔn)確的稱呼。

馳名商標(biāo)制度自引入我國以來，存在各種問題，尤其是產(chǎn)生了長達(dá)十幾年的嚴(yán)重的馳名商標(biāo)“異化”問題。異化是我國獨(dú)有的問題，已有充分的討論，逐漸有各種制度和措施出臺(tái)，得到較為充分的解決，[2]非本文所關(guān)注。本文要討論的，是未注冊(cè)馳名商標(biāo)制度不僅在我國，而且在全世界產(chǎn)生的普遍性困惑和模糊及其深層原因。該制度制度在各國施行過程中遭遇各種困境，這些困境集中表現(xiàn)于跨國保護(hù)時(shí)的知名要求、使用要求、主觀狀態(tài)要求等，一些問題得到解決，比如是否應(yīng)要求在本國使用，更多的問題則長期困擾業(yè)界，典型者有：

第一種，未在我國注冊(cè)的外國商標(biāo)，在國外有相當(dāng)知名度，但在我國沒有足夠的知名度，也未在我國使用，能否禁止他人在我國將該商標(biāo)注冊(cè)或使用？這種情形在全世界都非常普遍，因?yàn)槌松贁?shù)全世界家喻戶曉的商標(biāo)，大多數(shù)馳名商標(biāo)不可能同時(shí)在所有國家馳名，但卻可能在其知名度所覆蓋不到的領(lǐng)域被他人惡意注冊(cè)或使用。

第二種，未在我國注冊(cè)的外國商標(biāo)，在國外和我國都不具有足夠的知名度，也未在我國使用，能否禁止他人在我國的惡意注冊(cè)或使用？這種案件不僅會(huì)涉及未注冊(cè)馳名商標(biāo)條款，也常常涉及其他禁止惡意行為的條款。其對(duì)未注冊(cè)馳名商標(biāo)制度提出了最根本的拷問：跨國商標(biāo)保護(hù)，對(duì)跨國惡意行為的禁止，是否應(yīng)以在任何國家（請(qǐng)求保護(hù)國或來源國）具有知名度為前提？換句話說，未注冊(cè)馳名商標(biāo)制度本身的法理基礎(chǔ)是否不穩(wěn)？是否本就不需要以馳名為救濟(jì)前提？而應(yīng)是一個(gè)不以任何知名度為前提的禁止跨國惡意行為的制度？

第三種，未注冊(cè)馳名商標(biāo)，能否禁止他人將其注冊(cè)或使用在不類似商品上？根據(jù)我國《商標(biāo)法》對(duì)馳名商標(biāo)的規(guī)定，注冊(cè)馳名商標(biāo)的救濟(jì)及于不類似商品，未注冊(cè)馳名商標(biāo)僅及于相同或類似商品，但根據(jù)該條，未注冊(cè)馳名商標(biāo)是一種反混淆意義上的保護(hù)，如果在后者將之注冊(cè)或使用在不類似商品上且有混淆可能，是否應(yīng)允許未注冊(cè)馳名商標(biāo)權(quán)人禁止？

第四種，未注冊(cè)馳名商標(biāo)能否禁止他人善意的注冊(cè)或使用？按照我國《商標(biāo)法》第13條及第45條，未注冊(cè)馳名商標(biāo)禁止的似乎不限于惡意行為，那么，未注冊(cè)馳名商標(biāo)也禁止善意注冊(cè)或使用行為嗎？人們似乎并不確定。

第五種，未注冊(cè)馳名商標(biāo)條款與其他保護(hù)在先未注冊(cè)商標(biāo)條款的關(guān)系是什么？后者主要是《商標(biāo)法》第32條后半段以及《反不正當(dāng)競爭法》第6條。后者是否可能完全覆蓋前者？如果可能，未注冊(cè)馳名商標(biāo)條款有獨(dú)立的制度價(jià)值嗎？

PART01

制度目標(biāo)之辯

圍繞未注冊(cè)馳名商標(biāo)制度的諸種爭論和疑惑，究其根源，在于不同時(shí)期不同場(chǎng)景下描述的多種制度目標(biāo)，而這些目標(biāo)通向的保護(hù)不完全相同。自《巴黎公約》確立未注冊(cè)馳名商標(biāo)制度以來，大致出現(xiàn)過以下三種較有代表性的制度目標(biāo)。

1

保護(hù)商譽(yù)

未注冊(cè)馳名商標(biāo)制度，顧名思義，是對(duì)商譽(yù)的保護(hù)，是對(duì)高知名度商標(biāo)的超額保護(hù)，這是我國對(duì)未注冊(cè)馳名商標(biāo)保護(hù)的較為主要的看法。在這種觀點(diǎn)下，既然是因?yàn)楦咧榷o予的超額保護(hù)，知名度要求就不能太低，我國長期堅(jiān)持的要求全國范圍的知名度等較高認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)就是出于這種觀念。 [3]

2

保護(hù)本國公眾不受混淆

《巴黎公約》第6條之二，明確規(guī)定成員國對(duì)他國未注冊(cè)馳名商標(biāo)的保護(hù)，以在請(qǐng)求保護(hù)國（下文也稱“本國”）可能導(dǎo)致混淆為基本標(biāo)準(zhǔn)。博登豪森在解釋公約時(shí)對(duì)此予以確認(rèn)：“本制度的目標(biāo)，在于避免將在成員國馳名的商標(biāo)注冊(cè)或使用，如果該注冊(cè)或使用可能導(dǎo)致混淆?！盵4]

3

禁止跨國惡意行為

博登豪森在論述本條目的時(shí)，認(rèn)為本制度之所以具有正當(dāng)性，源于將他人未注冊(cè)馳名商標(biāo)用作自己的商標(biāo)，是一種不正當(dāng)競爭行為，[5]我國也有不少業(yè)界人士持此觀點(diǎn)。[6]在國際商標(biāo)協(xié)會(huì)（INTA）前主席Frederick W. Moster的一篇流傳甚廣的關(guān)于救濟(jì)馳名商標(biāo)的文章中，提到企業(yè)界對(duì)馳名商標(biāo)保護(hù)的真實(shí)需求，是對(duì)“商標(biāo)海盜trademark pirates”的制止。[7]本文認(rèn)為，以禁止惡意行為概括此種目標(biāo)較為準(zhǔn)確，因?yàn)殡m然不正當(dāng)競爭一般是一種主觀上具有惡意的行為，但兩者似乎不能完全劃等號(hào)[8]?？鐕Ｗo(hù)超越商標(biāo)權(quán)的國別性，惡意是這種超越的最合理理由，上述論者實(shí)質(zhì)上也是指向跨國惡意行為。

以上幾種目標(biāo)，相互之間有關(guān)聯(lián)也有區(qū)別。各個(gè)目標(biāo)下的保護(hù)在多數(shù)情況下一致：采用與在先馳名商標(biāo)相同或近似的商標(biāo)，往往既是為了利用馳名商標(biāo)的商譽(yù)，也是會(huì)導(dǎo)致公眾混淆誤認(rèn)的行為，同時(shí)還是惡意的不正當(dāng)競爭行為；但并不完全重合，比如在請(qǐng)求保護(hù)國缺乏足夠知名度的外國商標(biāo)，在該國被他人注冊(cè)或使用，可能屬于惡意的不正當(dāng)競爭行為，但并不會(huì)導(dǎo)致該國公眾的混淆誤認(rèn)，如以防止本國公眾混淆為目標(biāo)，該行為不受禁止，而如以禁止惡意注冊(cè)為制度目標(biāo)，該行為應(yīng)該禁止；再比如，如果未注冊(cè)馳名商標(biāo)制度的目標(biāo)是禁止他人的惡意行為，則對(duì)無明顯惡意的行為就不應(yīng)禁止，擁有知名度也不應(yīng)是必要前提，甚至不應(yīng)存在“馳名”商標(biāo)制度，應(yīng)該存在的是一種禁止跨國惡意行為制度。

筆者認(rèn)為，在三種制度目標(biāo)中，禁止跨國惡意行為是未注冊(cè)馳名商標(biāo)制度最合理的基礎(chǔ)，其他兩種目標(biāo)或者無法為本制度建立恰當(dāng)?shù)倪m用要件，或者無法徹底解決商標(biāo)的跨國救濟(jì)問題。首先，就保護(hù)商譽(yù)的制度目標(biāo)而言，由于存在不同程度的商譽(yù)，在缺乏其他目標(biāo)指引時(shí)，會(huì)面臨無法設(shè)定合理的知名度標(biāo)準(zhǔn)的問題，難以找到令人信服的“馳名”標(biāo)準(zhǔn)線，也難以令人信服地論證達(dá)不到“馳名”標(biāo)準(zhǔn)線而不禁止他人的惡意注冊(cè)的合理性。其次，就保護(hù)本國公眾不受混淆的制度目標(biāo)而言，雖然能夠解決本國公眾不受混淆的問題，但不能徹底解決對(duì)商標(biāo)的跨國惡意行為：惡意行為未必導(dǎo)致混淆，比如對(duì)在國外有名在本國尚無知名度的商標(biāo)的惡意注冊(cè)或使用，由于本國公眾對(duì)其不熟悉而不會(huì)混淆，即使有充分證據(jù)顯示在后者具有惡意，也無法禁止，在實(shí)踐中這種情形是大量存在而非個(gè)例，因而此種目標(biāo)下的未注冊(cè)馳名商標(biāo)制度，對(duì)馳名商標(biāo)的保護(hù)嚴(yán)重不足，與對(duì)本制度的期望有相當(dāng)大的差距。

PART02

構(gòu)成要件模糊不清

源于制度目標(biāo)的模糊，現(xiàn)行未注冊(cè)馳名商標(biāo)保護(hù)幾乎每一個(gè)要件都面目不清，令人滿腹疑惑，無論在哪一個(gè)國家 。

（一）

“馳名”認(rèn)定之惑

1

“馳名”的地域廣度：全國范圍？

我國未注冊(cè)馳名商標(biāo)制度建立以來，主流意見認(rèn)為，馳名商標(biāo)的知名度需及于我國全境或準(zhǔn)全境，需是一種全國性的知名度[9]。這種全國性的知名度并不要求在全境每個(gè)角落都知名，但不應(yīng)是只在局部地域具有知名度，應(yīng)是全國大多數(shù)地區(qū)知名。

以全國性知名度作為馳名的要求，會(huì)導(dǎo)致低于這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)但仍具有相當(dāng)知名度的商標(biāo)，即使能夠證明在后者具有惡意，即使會(huì)導(dǎo)致一定區(qū)域內(nèi)的混淆也無法救濟(jì)這個(gè)明顯不合理的結(jié)果。大多數(shù)國家對(duì)馳名商標(biāo)并不要求全國性知名度。美國Grupo案[10]中，一審法院認(rèn)為在美國加州南部的圣地亞哥附近具有第二含義，即構(gòu)成馳名商標(biāo)，二審法院雖然有不同意見，但其主要是不同意以“第二含義”界定馳名商標(biāo)，并未反對(duì)圣地亞哥附近具有知名度即滿足馳名商標(biāo)的認(rèn)定。日本對(duì)未注冊(cè)馳名商標(biāo)不要求全國性知名度，區(qū)域性知名度也可滿足。[11]我國也有專家對(duì)馳名商標(biāo)的高門檻提出質(zhì)疑和批評(píng)，認(rèn)為這種做法導(dǎo)致大量具有知名度的商標(biāo)由于不能滿足高標(biāo)準(zhǔn)，無法認(rèn)定馳名商標(biāo)，而無法禁止惡意搶注和傍名牌行為。[12]

本文認(rèn)為，未注冊(cè)馳名商標(biāo)制度下的馳名商標(biāo)認(rèn)定的地域范圍，取決于制度目標(biāo)，以上三種制度目標(biāo)都無法推出要求全國范圍知名度的合理性：⑴如果制度目標(biāo)是保護(hù)商譽(yù)，高知名度要求似乎可以說得通：馳名商標(biāo)是一種對(duì)于高知名度商標(biāo)的超額保護(hù)。細(xì)究起來卻不無可疑之處：在操作層面，高知名度的門檻究竟應(yīng)設(shè)在哪個(gè)層級(jí)，跨?。恳皇∪?？一省部分？市級(jí)？縣級(jí)？在保護(hù)商譽(yù)的制度目標(biāo)下實(shí)際上無法劃定明確的界限，任何界限都不具有足夠的說服力；在合理性層面，全國性知名度比起局部性知名度，本質(zhì)都是知名度，區(qū)別僅在于知名的地域廣度不同，受到如此根本的區(qū)別對(duì)待（一個(gè)保護(hù)、一個(gè)不保護(hù)）的合理性不足。⑵如果以禁止惡意注冊(cè)為目標(biāo)，高知名度就不應(yīng)是門檻性要件，只應(yīng)是惡意判定的因素：知名度越高，他人惡意的可能性越大，甚至可以知名度推定惡意；知名度低，如能以其他證據(jù)證明被告惡意，也應(yīng)該禁止。⑶按照保護(hù)本國公眾不受混淆的制度目標(biāo)，高知名度也不應(yīng)是必備要件，甚至對(duì)知名度不應(yīng)有一個(gè)固定地域廣度要求，而應(yīng)服從于混淆的認(rèn)定。其中，禁止他人在后使用的情形較為簡單，局部地域的知名度即可滿足，只要在后者的使用地域?yàn)樵谙日叩闹赜蛩采w就有可能混淆。禁止他人在后注冊(cè)的情形會(huì)比較復(fù)雜：這時(shí)要求任何確定范圍的知名度，都意味著低于該知名度的在先商標(biāo)無法禁止他人的在后惡意注冊(cè)，當(dāng)然也大概率難以禁止在后注冊(cè)商標(biāo)的后續(xù)使用從而難以防止市場(chǎng)上的混淆。筆者認(rèn)為，以反混淆為制度目標(biāo)禁止在后注冊(cè)，實(shí)際上很難界定在先未注冊(cè)商標(biāo)應(yīng)具備的知名度范圍，任何知名范圍的要求，都難以證成其合理性，也無法證成不滿足該知名要求而不禁止惡意注冊(cè)的合理性，這可能是我國目前在這個(gè)問題上遭遇困境的原因。解決這個(gè)問題，需要對(duì)制度目標(biāo)的重新定位。就禁止在后注冊(cè)而言，恐怕唯有禁止惡意注冊(cè)是最合理的目標(biāo)。

2

“馳名”的知名程度：第二含義？

市場(chǎng)上的商標(biāo)存在各種不同程度的知名度，“馳名”究竟要求的是哪個(gè)程度的知名度，也頗為費(fèi)解。無論是在我國還是在國外，馳名程度的把握都是個(gè)玄學(xué)。美國Grupo案中，初審法官認(rèn)為馳名指的是具有“第二含義”，但該觀點(diǎn)受到同案上訴法官的批評(píng)，認(rèn)為對(duì)具有“第二含義”的商標(biāo)給予保護(hù)，針對(duì)的是美國本國商標(biāo)，外國商標(biāo)在美國獲得保護(hù)應(yīng)具有更高的門檻，不能與本國商標(biāo)享有相同對(duì)待，否則地域性就失去意義。馳名商標(biāo)，除了第二含義，還應(yīng)要求相關(guān)公眾中的相當(dāng)部分熟悉該商標(biāo)。[13]我國司法實(shí)踐中，也出現(xiàn)了馳名商標(biāo)的知名度同于“第二含義”的觀點(diǎn)。在“雀巢方形瓶”案[14]中，一審法官認(rèn)為獲得顯著性所要求的知名度與馳名商標(biāo)的知名度標(biāo)準(zhǔn)基本相同，其實(shí)質(zhì)都是“對(duì)應(yīng)關(guān)系”。

本文認(rèn)為，知名程度的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)設(shè)多高，前提仍是制度目標(biāo)的確定。在反混淆的制度目標(biāo)下，以“第二含義”界定馳名商標(biāo)的知名程度是合理的：誤認(rèn)的前提是相關(guān)公眾在商標(biāo)和來源之間建立起的對(duì)應(yīng)關(guān)系。更低，誤認(rèn)無從產(chǎn)生；更高，會(huì)使相當(dāng)多導(dǎo)致誤認(rèn)的行為因?yàn)樵嫔虡?biāo)知名程度不夠而得不到禁止。但上述合理性僅限于禁止他人使用的情況，對(duì)于在后注冊(cè)，如上文所論，反混淆作為禁止他人在后注冊(cè)的基礎(chǔ)會(huì)產(chǎn)生諸多疑難問題，第二含義也難以作為在先馳名商標(biāo)的知名程度的要求，否則難以解釋允許對(duì)于達(dá)不到第二含義的商標(biāo)被他人惡意注冊(cè)的合理性。在保護(hù)商譽(yù)的制度目標(biāo)下，“第二含義”在市場(chǎng)上確實(shí)表現(xiàn)為一種知名度，但保護(hù)商譽(yù)的目標(biāo)對(duì)為何知名度界定在“第二含義”，而不是更高或更低，給不出合理解釋。

然而，除了“第二含義”又能以什么為標(biāo)準(zhǔn)呢？Grupo案的上訴法院雖然否定了“第二含義”標(biāo)準(zhǔn)，但并未提出可操作的知名程度認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，其所提出的所謂“熟悉”到底指向何種認(rèn)知程度，并不清楚。至今，美國對(duì)于此項(xiàng)馳名商標(biāo)的馳名程度仍然缺乏統(tǒng)一認(rèn)識(shí)。歐洲大陸一些國家，如德國、意大利等，曾經(jīng)比較依賴市場(chǎng)份額數(shù)據(jù)。雖然具有確定性，但達(dá)到多少百分比就可以認(rèn)定馳名，各國設(shè)定并不相同，且對(duì)這種百分比該如何調(diào)查也是難題，更重要的是，國際上較為主流的觀點(diǎn)認(rèn)為以百分比認(rèn)定馳名是一種不合理的做法，因?yàn)楦鱾€(gè)行業(yè)的具體市場(chǎng)情況不同，有些商品其公眾認(rèn)知百分比不高，但很可能是低調(diào)的高價(jià)值商標(biāo)，還是需要一種更為靈活的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)[15]。

3

是否以本國馳名為必備條件

各國建立的未注冊(cè)馳名商標(biāo)制度，普遍要求在本國（請(qǐng)求保護(hù)國）馳名。即使在來源國或其他國家馳名，如不能證明在本國馳名，也不能獲得本國的未注冊(cè)馳名商標(biāo)制度保護(hù)。這種做法為公約所認(rèn)可，《巴黎公約》第6條之二明確規(guī)定馳名指的是在請(qǐng)求保護(hù)國馳名。

此規(guī)則意味著在外國馳名但未在本國馳名的商標(biāo)，無法禁止在本國發(fā)生的惡意行為，一直遭到批評(píng)和沖擊。隨著商業(yè)行為跨越國界成為常態(tài)，品牌越來越發(fā)現(xiàn)自己的發(fā)展嚴(yán)重受困于此規(guī)則：在其知名度沒來得及到達(dá)的法域，商標(biāo)已經(jīng)被他人惡意注冊(cè)或使用，導(dǎo)致諸多惡果：一方面真正的品牌商品無法進(jìn)入該法域，除非進(jìn)行漫長而成本高昂的改標(biāo)行動(dòng)，在該法域改用新商標(biāo)，但這并不能徹底解決問題，因?yàn)閻阂獯畋丬囌叱钟心硣踔炼鄧行У淖?cè)商標(biāo)，可以在全球市場(chǎng)持續(xù)不斷地制造與馳名商標(biāo)權(quán)人的混淆，除非商標(biāo)權(quán)人在全球改標(biāo)；另一方面，惡意注冊(cè)者盡享侵占他人商標(biāo)的各種利益，最甚者，可以在全球市場(chǎng)，通過與該馳名商標(biāo)的混淆，持續(xù)大規(guī)模獲得搭便車的利益。

為了應(yīng)對(duì)這種情形，一些國家采取了應(yīng)對(duì)措施。日本在其《商標(biāo)法》第4條第1款第19項(xiàng)規(guī)定了對(duì)在外國馳名商標(biāo)的惡意注冊(cè)行為的禁止，如果能證明在外國至少一國馳名（不要求多國馳名），即使無法證明該外國商標(biāo)在日本馳名（但不排除只在日本國內(nèi)馳名的商標(biāo)，因此，國內(nèi)國際馳名均可獲得本條救濟(jì)），也可依據(jù)本條獲得禁止惡意注冊(cè)的救濟(jì)。所謂“惡意”，日本特許廳頒布的《商標(biāo)審查指南》予以明確，指那些試圖通過注冊(cè)與外國馳名商標(biāo)相同或近似的商標(biāo)，迫使外國商標(biāo)權(quán)人高價(jià)回購，或者阻止該外國商標(biāo)進(jìn)入日本市場(chǎng)，或者迫使接受自己成為其在日本的代理關(guān)系等，或者會(huì)導(dǎo)致淡化[16]的注冊(cè)，都屬于本條禁止的惡意行為。[17]本條救濟(jì)并不以在日本導(dǎo)致混淆為前提，其重點(diǎn)在于禁止惡意注冊(cè)，因此，此項(xiàng)規(guī)定并非源于《巴黎公約》第6條之二的馳名商標(biāo)制度，而應(yīng)該視作日本提供的超公約義務(wù)的強(qiáng)保護(hù)。[18]除日本之外，其他國家也有類似做法。1970年代發(fā)生于南非的“Burger King”案中，原告是“Burger King”商標(biāo)來源于美國的權(quán)利人，能夠證明在美國及其他一些國家的知名度，但其在南非既未注冊(cè)，也未使用，而且難以證明在南非具有知名度，但有證據(jù)證明被告，即南非本國的注冊(cè)人，在采用該商標(biāo)之前明知原告在美國的知名度，法院判決因被告的惡意行為而禁止其注冊(cè)。[19]

在各國實(shí)踐中，如日本般明確放棄對(duì)本國知名度要求的做法，目前并不多見，然而，隨著各國對(duì)跨國惡意行為禁止力度的加強(qiáng)，在實(shí)質(zhì)效果上接近日本的并不罕見。很多國家雖然沒有公開放棄本國知名度的要求，但在認(rèn)定本國知名度時(shí)，常常通過對(duì)相關(guān)公眾的靈活解釋，比如認(rèn)為本國的出國公眾作為相關(guān)公眾，或者通過將外國的商譽(yù)納入在本國擁有商譽(yù)的考量等等方式，稀釋對(duì)知名度的地域性要求，而將重點(diǎn)放在對(duì)惡意的關(guān)注和禁止上。我國一直明確要求，馳名商標(biāo)指的是“在中國”[20]有知名度，但2013年《商標(biāo)法》修改時(shí)增加的第13條第1款，不見了“在中國”要件，有學(xué)者認(rèn)為，該項(xiàng)修改意味著《商標(biāo)法》取消了“在中國”的限定。[21]然而，從最高法2020年對(duì)《馳名商標(biāo)司法解釋》的修改，以及商標(biāo)行政機(jī)關(guān)對(duì)《商標(biāo)審理標(biāo)準(zhǔn)》2016和2021年的修改情況來看，實(shí)踐部門仍將“在中國”作為馳名商標(biāo)認(rèn)定要件。因此，本文傾向于認(rèn)為我國目前在形式上并未取消“在中國”要件，而只是將他國知名度作為在我國知名度的考察因素。但無論立法上是否明確放棄本國知名度要件，由于此要件明顯的負(fù)面后果，我國實(shí)踐操作中必然會(huì)降低此要件的重要性，一般來說，這種情形會(huì)特別強(qiáng)調(diào)被告的惡意，從而實(shí)質(zhì)上接近日本的對(duì)他國馳名商標(biāo)的惡意行為予以禁止的制度，甚至未來以某種形式的立法明確放棄此要件是完全可以預(yù)期的。

4

是否應(yīng)要求外國知名度

從名稱來看，未注冊(cè)馳名商標(biāo)制度當(dāng)然保護(hù)的是有一定知名度的商標(biāo)，即便不是本國的知名度，也應(yīng)是外國的知名度，但實(shí)際上，兩種知名度要求，都令人生疑。就外國知名度要求而言，從公約規(guī)定及之后的解釋來看，雖然初衷是保護(hù)外國商標(biāo)，但各國大多未規(guī)定“外國”二字，而只是規(guī)定了對(duì)馳名商標(biāo)的保護(hù)，實(shí)際上也保護(hù)達(dá)到馳名標(biāo)準(zhǔn)的本國商標(biāo)，這可能是因?yàn)轳Y名商標(biāo)制度在各國落實(shí)時(shí)，基本要求的是在請(qǐng)求保護(hù)國（即本國）馳名。1999年WIPO的《馳名商標(biāo)聯(lián)合建議》明確規(guī)定，不應(yīng)將在其他國家馳名作為馳名商標(biāo)認(rèn)定的前提。一個(gè)外國馳名商標(biāo)保護(hù)制度居然不要求在外國馳名，這樣一個(gè)看上去有點(diǎn)奇怪的規(guī)則，其實(shí)是為了避免各國提出過高的保護(hù)門檻：馳名指的是在請(qǐng)求保護(hù)國本國馳名，只要在本國馳名即可，不能再要求具有國際知名度。

不要求外國知名度的前提是在本國具有知名度，但如前文所論，本國馳名這一要求的合理性頗有疑問，各國有突破的愿望和實(shí)踐。那么，如果前提不具備，即在本國無知名度，是否仍應(yīng)不要求外國知名度？實(shí)際上，享有“國際商譽(yù)”，雖然不是認(rèn)定馳名商標(biāo)的必要條件，在眾多馳名商標(biāo)案件中仍是法官重點(diǎn)考察的因素，或者將其作為認(rèn)定其具有本國知名度的重要因素，或者作為取消本國知名度要求的前提，上述日本《商標(biāo)法》第4條第1款第19項(xiàng)對(duì)在日本沒有知名度的外國商標(biāo)提供的禁止惡意注冊(cè)的救濟(jì)，以該商標(biāo)在外國馳名為前提。南非“Burger King”案中，支持法官在無法認(rèn)定原告在南非使用、也無法認(rèn)定其在南非具有知名度的前提下禁止被告行為的，仍是原告在美國及其他一些國家具有高知名度，且本國注冊(cè)人有惡意。如果既不要求本國知名度也不要求外國知名度，本制度將徹底成為一項(xiàng)不受國別限制的對(duì)惡意注冊(cè)和使用行為的禁止制度，就不再是一項(xiàng)“馳名”商標(biāo)保護(hù)制度，已非馳名商標(biāo)制度所能涵蓋，需要制度重構(gòu)。

（二）

惡意認(rèn)定之疑

未注冊(cè)馳名商標(biāo)禁止在后注冊(cè)或使用，是否以在后者主觀惡意為必要前提，并非沒有疑問，而且業(yè)界也為惡意的內(nèi)涵長期爭論。

1

惡意是否必要條件

《商標(biāo)法》第13條規(guī)定馳名商標(biāo)保護(hù)，第45條規(guī)定對(duì)惡意注冊(cè)他人馳名商標(biāo)的不受五年無效期限限制。按照我國主流解釋，惡意是馳名商標(biāo)強(qiáng)化保護(hù)的條件，而非保護(hù)的一般條件，那些善意注冊(cè)或使用相同或近似商標(biāo)可能導(dǎo)致混淆的情形也受本制度禁止，但受到五年期限限制。[22]然而，這種觀點(diǎn)并不能對(duì)所有問題給出合理的解釋。

首先，不符合條文文義。無論是公約采用的英文“reproduction, imitation, translation”，還是我國《商標(biāo)法》第13條的漢譯“復(fù)制、摹仿、翻譯”都自帶主觀明知的內(nèi)涵。我國相關(guān)部門已經(jīng)注意到這個(gè)問題[23]。然而，上段所提主流觀點(diǎn)并不認(rèn)可這種望文生義的解釋，認(rèn)為第13條所規(guī)定的“復(fù)制、摹仿或者翻譯”并沒有主觀明知方面的內(nèi)涵，而只是“相同或近似的同義語”，[24]但主流觀點(diǎn)的這種認(rèn)知至少從文義而言，并不符合公約及我國法條的文義，因此也無法說服另一方。[25]筆者認(rèn)為，雖然“復(fù)制、摹仿、翻譯”從文義來看確實(shí)自帶明知的內(nèi)涵，但對(duì)公約的解釋不能僅僅依據(jù)文義，因?yàn)楣s用語往往含混，文義解釋是最基礎(chǔ)的方法，卻未必是絕對(duì)的限制，應(yīng)以制度目標(biāo)幫助確定文義。

然而，如前文所論，本制度的目標(biāo)有不同解釋的可能性。雖然公約條文、相關(guān)權(quán)威解釋以及大多數(shù)國家都采取了反混淆說，但一直存在同樣具有說服力的禁止惡意行為的觀點(diǎn)。在反混淆說下，只要在后者的注冊(cè)或使用有可能導(dǎo)致混淆，就受到本制度的禁止，不以在后者的主觀惡意為前提，善意使用導(dǎo)致混淆也受到禁止，惡意屬于強(qiáng)化保護(hù)的情形是合理的；在禁止惡意說下，未注冊(cè)馳名商標(biāo)的跨國保護(hù)針對(duì)的是跨國惡意行為，不存在惡意則不屬于禁止范圍。

再次，跨越國界時(shí)禁止善意行為的正當(dāng)性不足。在馳名商標(biāo)的跨國保護(hù)實(shí)踐中，在后者為善意的可能性并非完全不存在，比如，許多國家馳名認(rèn)定并不要求全國性知名度，區(qū)域性知名度也可滿足，這時(shí)如果商標(biāo)固有顯著性不高，在后者在不同區(qū)域出于偶然巧合采用相同或近似商標(biāo)就有可能。即使在我國未注冊(cè)馳名商標(biāo)要求全國性知名度的情況下，對(duì)于那些固有顯著性不高的商標(biāo)，比如描述性標(biāo)識(shí)，他人并非出于惡意而采用相同或近似的商標(biāo)進(jìn)而可能混淆，也非不可能。然而，馳名商標(biāo)跨越國界禁止善意行為的正當(dāng)性不足。首先，會(huì)產(chǎn)生這種這種情形的一般是固有顯著性偏弱的商標(biāo)，采用弱顯著性商標(biāo)的一大后果就是商標(biāo)權(quán)的實(shí)際效力較弱，比如大概率會(huì)存在在先善意使用人，再比如不能禁止他人在描述意義上使用該標(biāo)識(shí)，這種結(jié)果是企業(yè)由于選擇弱商標(biāo)而需要承擔(dān)的后果。國內(nèi)尚且如此，跨越國界時(shí)禁止善意使用的正當(dāng)性就更加不足。其次，禁止惡意行為才具有“刺破”地域性的正當(dāng)性。拿國內(nèi)商標(biāo)來說，根據(jù)我國最高人民法院2007年《反不正當(dāng)競爭法》司法解釋[26]，在先未注冊(cè)商標(biāo)可以在其知名范圍內(nèi)禁止他人誤認(rèn)，因此享有一種區(qū)域性的反不正當(dāng)競爭利益，此項(xiàng)利益限于其知名地域，并不能禁止超出其知名地域的在后使用，但如果在后使用為惡意，則可以突破知名地域予以禁止。美國使用制的基本規(guī)則茶花規(guī)則授予在先使用人區(qū)域性的專有權(quán)，不能禁止他人在遙遠(yuǎn)地域的在后使用，但仍得禁止遙遠(yuǎn)地域的惡意在后使用。[27]舉輕以明重，國內(nèi)商標(biāo)的區(qū)域性尚且如此，很難想象突破國家邊界禁止他國的善意行為。最后，與未注冊(cè)馳名商標(biāo)制度的初衷和發(fā)展趨勢(shì)不符。仔細(xì)看各種文獻(xiàn)，國際公約將未注冊(cè)馳名商標(biāo)的跨國保護(hù)提上日程，并最終達(dá)成共識(shí)，幾乎所有的討論，針對(duì)的都是禁止對(duì)馳名商標(biāo)的跨國不正當(dāng)競爭行為，[28]筆者也從未見過禁止他人善意行為的案件。

2

惡意的內(nèi)涵

我國對(duì)《商標(biāo)法》第45條中“惡意注冊(cè)馳名商標(biāo)”的“惡意”內(nèi)涵的理解并不一致。其中關(guān)鍵，是對(duì)于知曉在先馳名商標(biāo)的存在但沒有搭便車或者阻礙市場(chǎng)進(jìn)入等進(jìn)一步的不正當(dāng)目的，是否屬于惡意有不同觀點(diǎn)。我國長期以明知或應(yīng)知認(rèn)定惡意的存在，2010年最高法《關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的意見》（后文簡稱“2010年《商標(biāo)授權(quán)確權(quán)意見》”）第18條規(guī)定以“明知或應(yīng)知”認(rèn)定惡意。然而，上述觀點(diǎn)在隨后發(fā)生的“鴨王”案[29]中發(fā)生變化，該案中，最高法院認(rèn)為上海鴨王雖然在注冊(cè)前已知曉北京鴨王的存在，但由于并不具有不正當(dāng)意圖，而不屬于惡意注冊(cè)，否定了一二審法院的明知等于惡意的觀點(diǎn)。最高法2017年《關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定》第23條進(jìn)一步確認(rèn)該案意見，修改了之前2010年《商標(biāo)授權(quán)確權(quán)意見》的觀點(diǎn)，允許當(dāng)事人以無不正當(dāng)意圖推翻以明知推定的惡意，從而正式確立“惡意”意味著明知且有不正當(dāng)意圖。[30]國外也有重要判決表達(dá)了相同的觀點(diǎn)，歐盟關(guān)于惡意注冊(cè)最重要的案件Lindt案[31]中，歐盟法院明確表達(dá)明知的主觀狀態(tài)并不足以認(rèn)定惡意。發(fā)生在愛爾蘭的有名的“Marie Claire”案[32]中，法院也認(rèn)定申請(qǐng)人知曉在相同或類似商品上已經(jīng)存在相同或近似商標(biāo)，并不因此構(gòu)成惡意注冊(cè)。

我國實(shí)踐部門存在一種觀點(diǎn)，認(rèn)為《商標(biāo)法》第13條“復(fù)制、摹仿或翻譯”自帶主觀明知的內(nèi)涵，以此論證作為強(qiáng)化保護(hù)的第45條中的“惡意”注冊(cè)馳名商標(biāo)不應(yīng)包括僅僅明知而缺乏其他不正當(dāng)目的的情形，因此不同意法院將明知等同于惡意的做法。[33]應(yīng)該說，這個(gè)觀點(diǎn)對(duì)于“惡意”的理解是正確的，且該觀點(diǎn)會(huì)得出馳名商標(biāo)制度不禁止他人善意不知行為的結(jié)論，與本文的分析結(jié)果一致。不過，這種觀點(diǎn)似乎誤讀了其所質(zhì)疑的對(duì)象，法院以明知認(rèn)定構(gòu)成惡意，未必是認(rèn)為明知等于惡意，更可能是以明知推定惡意，由于明知存在惡意的高度概然性，這種推定是合理的，只要允許被告以實(shí)際沒有不正當(dāng)目的推翻即可，2017年最高法《商標(biāo)授權(quán)確權(quán)的若干規(guī)定》第23條也是這么規(guī)定的。另外，此觀點(diǎn)意味著善意不知的行為被排除出馳名商標(biāo)禁止范圍，卻將知道但無不正當(dāng)目的的善意納入禁止范圍，會(huì)導(dǎo)致馳名商標(biāo)救濟(jì)對(duì)主觀狀態(tài)的要求放在是否知曉，而非是否惡意，會(huì)導(dǎo)致對(duì)制度的另一種誤讀。

（三）

是否限于類似商品

根據(jù)公約，未注冊(cè)馳名商標(biāo)禁止的是他人在相同或類似商品上的注冊(cè)或使用，我國做出相同規(guī)定。商標(biāo)法中的類似商品認(rèn)定近些年呈現(xiàn)出越來越靈活和寬松的趨勢(shì)，并不完全依據(jù)基于《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》（下文簡稱《區(qū)分表》），會(huì)關(guān)注市場(chǎng)上相關(guān)公眾的反應(yīng)。不過，即使按照最靈活的類似商品認(rèn)定方法，終究要受到“類似”二字的制約，難以將差距很大的的商品認(rèn)作類似商品。這種情形下，如果能夠證明被告在不類似的商品上的注冊(cè)會(huì)導(dǎo)致公眾混淆，或者確有惡意，權(quán)利人能否依據(jù)未注冊(cè)馳名商標(biāo)制度予以禁止？

《巴黎公約》為未注冊(cè)馳名商標(biāo)的救濟(jì)設(shè)置類似商品限制的出發(fā)點(diǎn)，可能是因?yàn)榇酥贫鹊哪繕?biāo)是突破國別性對(duì)于商標(biāo)權(quán)的限制，而不是為了突破商品類別限制，當(dāng)時(shí)商品來源的混淆往往發(fā)生于相同或類似商品上，大多數(shù)國家對(duì)商標(biāo)的反混淆保護(hù)大多限于類似商品。此外，還有一種廣泛流傳的說法，認(rèn)為對(duì)未注冊(cè)馳名商標(biāo)的保護(hù)理應(yīng)不超過對(duì)國內(nèi)注冊(cè)商標(biāo)的保護(hù)，既然后者以類似商品為限，未注冊(cè)馳名商標(biāo)自然也應(yīng)受此限制。筆者認(rèn)為以上兩種理由都站不住腳，前者，隨著商業(yè)行為的規(guī)?；缧袠I(yè)化，混淆越來越不限于類似商品；后者，未注冊(cè)馳名商標(biāo)制度的目的確是為了突破國別性，但這個(gè)制度目標(biāo)并不能得出其提供的保護(hù)不能超出國內(nèi)注冊(cè)商標(biāo)的結(jié)論，因其知名度超過大多數(shù)國內(nèi)注冊(cè)商標(biāo)，面臨的保護(hù)命題不同于一般注冊(cè)商標(biāo)。如果制度目標(biāo)為反混淆，由于高知名度，他人在不類似商品上的使用也完全可能導(dǎo)致混淆，這時(shí)如果不提供救濟(jì)，就會(huì)導(dǎo)致公眾混淆，違背商標(biāo)法的基本宗旨，無不禁止之理，這時(shí)的保護(hù)完全可能也應(yīng)該超過大多數(shù)注冊(cè)商標(biāo)。如果制度目標(biāo)為禁止惡意注冊(cè)，類似商品限制更沒有合理性，刻意規(guī)避類似商品限制的惡意注冊(cè)實(shí)際上已經(jīng)成為惡意注冊(cè)的主要形態(tài)。日本《商標(biāo)法》不僅按照公約規(guī)定了未注冊(cè)馳名商標(biāo)對(duì)他人在相同或類似商品上可能導(dǎo)致混淆的注冊(cè)的禁止（第4條第1款第10項(xiàng)），而且規(guī)定了不受商品類別限制的可能導(dǎo)致混淆的注冊(cè)的限制（第4條第1款第15項(xiàng)，其同時(shí)適用于注冊(cè)和未注冊(cè)馳名商標(biāo)），同時(shí)其關(guān)于不得惡意注冊(cè)外國馳名商標(biāo)的規(guī)定，也不受商品類別限制（第4條第1款第19項(xiàng)），[34]換句話說，日本對(duì)未注冊(cè)馳名商標(biāo)的保護(hù)實(shí)際上可以突破類似商品限制，而以是否混淆（本國馳名），或是否存在惡意（外國或本國馳名）為主要考量。[35]

筆者認(rèn)為，《巴黎公約》在第6條之二關(guān)于未注冊(cè)馳名商標(biāo)救濟(jì)及于類似商品的規(guī)定只是最低要求，成員國可以自愿提供更高的保護(hù)，核心考慮應(yīng)在于是否有提供這種保護(hù)的必要性，而無論制度目標(biāo)是反混淆亦或禁止惡意，關(guān)鍵考量都應(yīng)是混淆或者惡意，而不應(yīng)將類似商品作為要件。

PART03

與其他相關(guān)制度的關(guān)系：未注冊(cè)馳名商標(biāo)制度是否有獨(dú)立價(jià)值？

除了第13條的未注冊(cè)馳名商標(biāo)制度，我國另有救濟(jì)在先未注冊(cè)商標(biāo)的制度，其中主要是《商標(biāo)法》第32條后半段以及《反不正當(dāng)競爭法》第6條第1款。未注冊(cè)馳名商標(biāo)制度與這些制度的關(guān)系值得探討，是否為這些制度所包含？如果被包含，未注冊(cè)馳名商標(biāo)制度是否還有單獨(dú)存在的必要？

1

與《商標(biāo)法》第32條后半段

第32條后半段允許在先有一定影響的未注冊(cè)商標(biāo)禁止他人的惡意注冊(cè)。一般認(rèn)為，“有一定影響”所要求的知名度低于“馳名”，[36]馳名商標(biāo)必然能滿足該條的知名度門檻，那么，未注冊(cè)馳名商標(biāo)是否能依據(jù)第32條后半段獲得完全的救濟(jì)？如是，第13條是否有獨(dú)立存在價(jià)值？

第32條后半段的制度目標(biāo)存在爭論，究竟是對(duì)惡意注冊(cè)在先未注冊(cè)商標(biāo)的一般性禁止，亦或?qū)_(dá)到諸如知名度等條件的未注冊(cè)商標(biāo)的惡意注冊(cè)的禁止。前者，重點(diǎn)放在惡意的認(rèn)定，同時(shí)降低甚至消除其他諸如“有一定影響”“中國使用”“類似商品”等要件的要求；[37]后者，將其視作對(duì)未注冊(cè)商標(biāo)的一種有限的救濟(jì)措施：我國實(shí)行注冊(cè)制，不能一般性保護(hù)未注冊(cè)商標(biāo)，達(dá)到一定知名度是未注冊(cè)商標(biāo)獲得保護(hù)的基本門檻，這種觀點(diǎn)堅(jiān)持認(rèn)為“有一定影響”“在中國使用”等屬于實(shí)質(zhì)性要件。[38]

從適用要件來看，根據(jù)《商標(biāo)審查標(biāo)準(zhǔn)》，第32條后半段適用要件有四：(1)在先未注冊(cè)商標(biāo)已經(jīng)在中國在先使用并有一定影響; (2)商標(biāo)相同或者近似; (3)商品相同或類似; (4)系爭商標(biāo)申請(qǐng)人具有惡意。按照主流觀點(diǎn)，除了對(duì)知名度要求不同外，另兩個(gè)要件與第13條的未注冊(cè)馳名商標(biāo)要件也有所不同，一是第32條明確規(guī)定僅禁止惡意注冊(cè)，二是第32條要求在中國使用。就惡意要件而言，第32條后半段毫無疑問禁止的是惡意注冊(cè)行為；至于未注冊(cè)馳名商標(biāo)保護(hù)，如前文所述，雖然我國較為主流的觀點(diǎn)認(rèn)為未注冊(cè)馳名商標(biāo)禁止的不限于惡意行為，但存在很大的爭論和疑惑，有一派相當(dāng)具有說服力筆者也同意的的觀點(diǎn)認(rèn)為未注冊(cè)馳名商標(biāo)制度旨在禁止跨國惡意行為。[39]按照這種觀點(diǎn)，惡意要求很難說能構(gòu)成兩制度的實(shí)質(zhì)區(qū)分。另一個(gè)要件是“在中國使用”。第32條的在中國使用要求其實(shí)也面臨質(zhì)疑，比如，在NUXE案[40]中，法院雖然沒有明確反對(duì)本條的在中國使用要件，但以“已經(jīng)在歐美國家以及香港地區(qū)具有了較高的知名度”以及“我國相關(guān)消費(fèi)者由國外購買并帶回國內(nèi)使用”，認(rèn)定法國商標(biāo)“NUXEPARIS及樹圖形”在我國已有一定知名度，而未提及其未在我國使用的事實(shí)，而是將關(guān)注重點(diǎn)放在惡意的認(rèn)定上。北高院在“無印良品”搶注案[41]中認(rèn)為：“該條款的目的在于禁止惡意搶注，被搶注的未注冊(cè)商標(biāo)是否在中國大陸地區(qū)使用并不構(gòu)成該條款的必備適用要件?！痹凇昂虡恰卑竅42]中， 北高院認(rèn)可了商評(píng)委、一審法院關(guān)于僅能證明在臺(tái)灣地區(qū)使用的“涵碧樓”，在惡意非常明確情況下，認(rèn)定構(gòu)成第32條“不正當(dāng)手段搶先注冊(cè)他人在先使用并有一定影響的商標(biāo)”的做法。雖然目前僅僅是在個(gè)案中突破，并未形成官方的權(quán)威意見，比如，2016年更新的《商標(biāo)審理標(biāo)準(zhǔn)》以及其他正式法律文件，仍然規(guī)定了在我國使用的要求；司法中大多數(shù)案件中也堅(jiān)持以上要件，即使北高院自己，在隨后的另一起無印良品案[43]中，就認(rèn)為在我國使用是本條的必要條件，并以此拒絕進(jìn)一步討論被異議商標(biāo)的申請(qǐng)是否存在惡意，拒絕救濟(jì)日本無印良品。但以上不同意見的存在，至少說明此項(xiàng)要求存在很大爭議。

有可能支持第13條未注冊(cè)馳名商標(biāo)條款有獨(dú)立價(jià)值的，是其對(duì)類似商品的把握似乎更為寬松：第32條和第13條對(duì)未注冊(cè)商標(biāo)的保護(hù)都以相同或類似商品為限，但在具體操作中，實(shí)踐機(jī)關(guān)對(duì)未注冊(cè)馳名商標(biāo)的救濟(jì)更樂意對(duì)類似商品進(jìn)行靈活的解釋[44]，而在適用第32條時(shí)對(duì)類似商品的解釋更為嚴(yán)格，甚至可能直接以《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》的類似群組作為判斷依據(jù)，因此，在適用第32條的案件中，經(jīng)常見到裁判機(jī)構(gòu)以《區(qū)分表》為依據(jù)，認(rèn)定一部分屬于類似商品不應(yīng)注冊(cè)，另一部分不屬于類似商品可以注冊(cè)，雖然在市場(chǎng)上對(duì)消費(fèi)者來說都很類似。[45]對(duì)類似商品的嚴(yán)格把握，大大削弱了第32條后半段的救濟(jì)范圍，使得在先未注冊(cè)商標(biāo)持有者仍有適用第13條未注冊(cè)馳名商標(biāo)條款的需要。但如果第32條如同包括筆者在內(nèi)的很多評(píng)論者[46]所主張的那樣，轉(zhuǎn)向?qū)阂庾?cè)的一般性禁止，靈活對(duì)待類似商品的限制，對(duì)第13條未注冊(cè)馳名商標(biāo)條款的適用需求就會(huì)大大降低。

認(rèn)定馳名商標(biāo)的必要性也可能來自于馳名商標(biāo)無效他人惡意注冊(cè)不受五年期限限制，[47]而包括第32條在內(nèi)的其他救濟(jì)在先權(quán)益條款都屬于相對(duì)條件，受到五年期限限制。這是我國目前的立法現(xiàn)實(shí)，但其合理性正在遭受沖擊：較多的國家規(guī)定，惡意注冊(cè)屬于無效的絕對(duì)理由，對(duì)其無效不應(yīng)受期限限制，這點(diǎn)應(yīng)適用于所有惡意注冊(cè)，而不應(yīng)僅限于惡意注冊(cè)馳名商標(biāo)。[48]在我國商標(biāo)法的實(shí)踐中，逐漸將第44條第1款的“其他不正當(dāng)手段”視作禁止惡意注冊(cè)的一般條款，其屬于注冊(cè)的絕對(duì)條件，且該條越來越多地用于無效那些惡意注冊(cè)在先權(quán)益的商標(biāo)，[49]如果按此種理解，那些受制于五年無效期限限制而無法以第32條禁止他人惡意注冊(cè)的在先未注冊(cè)商標(biāo)，也可能適用禁止惡意注冊(cè)的一般條款，而無需適用第13條的馳名商標(biāo)條款。由于前者僅要求惡意要件，適用門檻無疑遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于后者，在建立了完善的惡意注冊(cè)禁止制度的前提下，未注冊(cè)馳名商標(biāo)制度禁止惡意注冊(cè)不受期限限制的獨(dú)有制度價(jià)值也基本喪失。

總之，第13條和第32條的關(guān)系，可以在實(shí)然和應(yīng)然兩個(gè)層面進(jìn)行討論。在實(shí)然層面，由于我們對(duì)相關(guān)制度的認(rèn)知存在諸多局限，第32條和第13條雖有交叉，但相互都有對(duì)方無法覆蓋的部分。從應(yīng)然的層面來看，有相當(dāng)多的專家認(rèn)為，筆者也同意，兩條最合理的制度目標(biāo)都是禁止惡意注冊(cè)，在這種理念下，無論是“有一定影響”還是“馳名”，無論是“在中國使用”，還是“類似商品”都應(yīng)只是判斷是否具有惡意的因素，而不應(yīng)是適用要件，在這個(gè)意義上，兩條的制度目標(biāo)和適用條件完全重合。由于第32條的“有一定影響”要求低于“馳名”要求，第13條實(shí)際上可以被第32條后半段完全涵蓋。董葆霖先生在一篇文章[50]中， 認(rèn)為在建立了第13條未注冊(cè)馳名商標(biāo)制度的前提下，第32條根本沒有存在價(jià)值，大概是基于類似的理由。其實(shí)也可以反過來說，如果第32條后半段能夠充分發(fā)揮其禁止惡意注冊(cè)在先未注冊(cè)商標(biāo)的使命，或者我國建立起專門的禁止惡意注冊(cè)的一般性禁止條款，且該條款的理念和實(shí)施得以完善，即使沒有第13條，當(dāng)事人也能獲得充分救濟(jì)。雖然司法實(shí)踐必然是在實(shí)然層面的種種限制中展開的，但對(duì)應(yīng)然層面的理解，有助于以更符合制度目標(biāo)更符合制度未來發(fā)展方向的方式適用法條，不但更有助于個(gè)案的公平解決，也更經(jīng)得起時(shí)間的考驗(yàn)。

2

與《反不正當(dāng)競爭法》

我國《反不正當(dāng)競爭法》第6條規(guī)定了反誤認(rèn)救濟(jì)。未注冊(cè)馳名商標(biāo)除了禁止他人注冊(cè)，也禁止他人的使用，因此與《反不正當(dāng)競爭法》第6條發(fā)生密切關(guān)聯(lián)，兩個(gè)條款的聯(lián)系與區(qū)別值得探討。

從制度目標(biāo)來看，依照目前主流觀點(diǎn)，未注冊(cè)馳名商標(biāo)制度是防止本國相關(guān)公眾的來源混淆，而《反不正當(dāng)競爭法》第6條是禁止來源誤認(rèn)。筆者曾在另一篇文章中分析混淆和誤認(rèn)的關(guān)系：誤認(rèn)是混淆的一種，是一種把甲當(dāng)作乙的混淆，這時(shí)乙有一定的知名度，否則不會(huì)發(fā)生誤認(rèn)；但混淆不限于誤認(rèn)，還包括注冊(cè)制下侵犯注冊(cè)商標(biāo)權(quán)意義上的混淆。誤認(rèn)是一種市場(chǎng)真實(shí)，是一種不正當(dāng)競爭行為；而注冊(cè)商標(biāo)在其產(chǎn)生實(shí)際的市場(chǎng)知名度之前，甚至在其使用之前，基于混淆可能而禁止他人，是基于注冊(cè)予占市場(chǎng)的功能，并非為了反不正當(dāng)競爭，這時(shí)的混淆是對(duì)市場(chǎng)反應(yīng)的抽象判斷，與真實(shí)的市場(chǎng)情況往往并不相符。[51]《商標(biāo)法》第13條未注冊(cè)馳名商標(biāo)制度禁止的是哪一種混淆呢？該條法律用語使用的是“混淆”，并未如同《反不正當(dāng)競爭法》第6條使用“誤認(rèn)”，這是否意味著第13條所禁止的混淆更接近于注冊(cè)商標(biāo)權(quán)的混淆，而非反不正當(dāng)競爭意義上的誤認(rèn)呢？筆者認(rèn)為，依據(jù)其制度目標(biāo)，就禁止在后使用而言[52]，未注冊(cè)馳名商標(biāo)所禁止的混淆，應(yīng)該是“誤認(rèn)”性質(zhì)的混淆，因?yàn)槲醋?cè)馳名商標(biāo)不同于注冊(cè)商標(biāo)，不是為了予占商標(biāo)，而是對(duì)市場(chǎng)上不公平行為的禁止，本質(zhì)上只可能是“誤認(rèn)”式混淆，如此，則制度目標(biāo)與《反不正當(dāng)競爭法》第6條完全相同。

從適用要件來看，未注冊(cè)馳名商標(biāo)禁止他人使用的功能幾乎完全能夠被《反不正當(dāng)競爭法》第6條第1款所包含。首先，就知名度要件而言，主流意見認(rèn)為馳名對(duì)知名度的要求高于“有一定影響”[53]，因此馳名商標(biāo)一定滿足“有一定影響”。其次，就類似商品要件而言。我國對(duì)《反不正當(dāng)競爭法》第6條是否受到類似商品限制有不同觀點(diǎn)，但即使認(rèn)為應(yīng)受到類似商品限制，也會(huì)認(rèn)為應(yīng)寬松把握類似商品的認(rèn)定，[54]可以說，《反不正當(dāng)競爭法》第6條所受類似商品限制不會(huì)比未注冊(cè)馳名商標(biāo)更嚴(yán)。

未注冊(cè)馳名商標(biāo)制度與反不正當(dāng)競爭制度密切交織的關(guān)系在公約層面也有反映?！栋屠韫s》第10條之二要求成員國采取措施制止不正當(dāng)競爭。在1999年《馳名商標(biāo)聯(lián)合建議》起草期間的專家委員會(huì)第三次報(bào)告中，馬普所專家曾書面表示對(duì)規(guī)定未注冊(cè)馳名商標(biāo)的第6條之二和規(guī)定反不正當(dāng)競爭的第10條之二之間關(guān)系的關(guān)注，由于第10條之二明定的不正當(dāng)競爭行為中也包括混淆，那些不能滿足第6條之二規(guī)定要件的商標(biāo)，可以適用第10條之二獲得反不正當(dāng)競爭救濟(jì)，在這個(gè)意義上，該專家認(rèn)為只要有禁止不正當(dāng)競爭的第10條之二的存在，第6條之二規(guī)定的未注冊(cè)馳名商標(biāo)保護(hù)制度就沒那么重要。[55]美國較早的案子也有認(rèn)為外國馳名商標(biāo)權(quán)人可以援引《巴黎公約》第10條之二的禁止不正當(dāng)競爭條款予以禁止。[56]該案法官還提到反不正當(dāng)競爭法是最靈活的法律，不應(yīng)該受限于競爭關(guān)系以及外國商標(biāo)在美國是否注冊(cè)是否使用的限制，重點(diǎn)在于被告是否有意識(shí)通過采用與他人有相當(dāng)聲譽(yù)的商標(biāo)相同或近似商標(biāo)，制造消費(fèi)者混淆從而搭他人商譽(yù)便車而獲利。

從各國的實(shí)際情況來看，相當(dāng)多的國家以反假冒等反不正當(dāng)競爭規(guī)則實(shí)現(xiàn)未注冊(cè)馳名商標(biāo)對(duì)他人使用行為的禁止。英國雖然在商標(biāo)法中規(guī)定了未注冊(cè)馳名商標(biāo)制度，但在具體操作中，主要是通過反假冒制度予以解決的。[57]美國專利商標(biāo)局及其復(fù)審機(jī)關(guān)認(rèn)可馳名商標(biāo)可以作為禁止他人在美國注冊(cè)商標(biāo)的理由，但法院系統(tǒng)長期對(duì)于美國是否已經(jīng)引入以及是否應(yīng)該引入未注冊(cè)馳名商標(biāo)制度存在爭議。至今，美國聯(lián)邦法院層面仍然很少有適用未注冊(cè)馳名商標(biāo)制度判決的案件，[58]相關(guān)救濟(jì)主要是通過適用《蘭哈姆法》第43（a）獲得，該條是對(duì)未注冊(cè)商標(biāo)提供反假冒的救濟(jì)。[59]未注冊(cè)馳名商標(biāo)在適用該條時(shí)并不受到特殊對(duì)待，馳名作為知名度，只是作為判斷是否可能混淆的多項(xiàng)因素中的一項(xiàng)，裁判機(jī)構(gòu)只認(rèn)定是否混淆，而不對(duì)是否馳名進(jìn)行認(rèn)定。由于沒有專門的未注冊(cè)馳名商標(biāo)條款，以第43（a）解決此類問題，在美國遇到的最大難題，是如何對(duì)待“本國使用”要求，對(duì)此聯(lián)邦法院形成完全不同的意見，且長期爭執(zhí)不休，但學(xué)界的主流觀點(diǎn)認(rèn)為，這時(shí)不應(yīng)要求本國使用。[60]

值得注意的是，《反不正當(dāng)競爭法》中可能與未注冊(cè)馳名商標(biāo)救濟(jì)相關(guān)的條款不限于第6條，第2條的一般條款也有適用可能。如前文所論，關(guān)于馳名商標(biāo)的制度目標(biāo)存在爭議，如果其制度目標(biāo)是禁止惡意行為，與《反不正當(dāng)競爭法》第6條的制度目標(biāo)就不完全重合，存在非誤認(rèn)的惡意以及無惡意的誤認(rèn)的可能。在這種情況下，那些不會(huì)導(dǎo)致來源誤認(rèn)卻具有惡意的使用行為，比如在原告知名地域之外以阻礙原告擴(kuò)張或者與原告或其競爭對(duì)手高價(jià)磋商的目的使用該商標(biāo)，由于不存在誤認(rèn)，嚴(yán)格來說，這些行為難以依據(jù)第6條反誤認(rèn)制度禁止，而應(yīng)依據(jù)相應(yīng)的惡意行為禁止條款予以禁止，目前在《反不正當(dāng)競爭法》中可能需要適用第2條一般條款的規(guī)定。

PART04

結(jié)語：如何對(duì)待未注冊(cè)馳名商標(biāo)制度

本文在理論上否定未注冊(cè)馳名商標(biāo)制度的獨(dú)立價(jià)值，但并不否定公約建立未注冊(cè)馳名商標(biāo)制度的必要性，也認(rèn)為在我國此項(xiàng)制度有著其特別的價(jià)值，應(yīng)繼續(xù)存在。從公約層面看，本制度的設(shè)立有其合理性，也有其重要的歷史價(jià)值。應(yīng)該說，《巴黎公約》建立對(duì)未注冊(cè)馳名商標(biāo)的跨國保護(hù)制度，是一種以解決現(xiàn)實(shí)問題為導(dǎo)向的制度創(chuàng)設(shè)模式，這是一種最為典型也最為合理的公約規(guī)則產(chǎn)生模式。在跨國情境中，商標(biāo)領(lǐng)域最嚴(yán)重的問題莫過于對(duì)高知名度商標(biāo)的跨國搶占或搭便車等惡意行為，公約創(chuàng)設(shè)一個(gè)專門的未注冊(cè)馳名商標(biāo)跨國保護(hù)制度，針對(duì)性強(qiáng)，在各國商標(biāo)保護(hù)狀況參差不齊的情況下，不但是合理的，而且是一項(xiàng)重要成就。從國內(nèi)層面看，2001年設(shè)立第13條未注冊(cè)馳名商標(biāo)條款，使得外國馳名商標(biāo)到我國來尋求保護(hù)有了明確的制度和穩(wěn)定的途徑，在我國商標(biāo)制度尚不夠完善，缺乏完善的惡意行為禁止制度和完善的反假冒制度的情況下，第13條確實(shí)是外國馳名商標(biāo)在我國獲得救濟(jì)最穩(wěn)定的依靠。然而也要看到，源于其為了解決迫切現(xiàn)實(shí)問題的實(shí)用主義出發(fā)點(diǎn)，本制度并非一項(xiàng)邏輯嚴(yán)謹(jǐn)、制度目標(biāo)和邊界都清晰的制度，且國際上對(duì)其認(rèn)識(shí)也在不斷更新，公約中的未注冊(cè)馳名商標(biāo)制度，只能說是一個(gè)階段性的制度安排，并非其所致力于處理的問題的完善解決形態(tài)。認(rèn)識(shí)到以上問題，有助于司法者或執(zhí)法者不拘泥于對(duì)某個(gè)階段某種具體適用條件的僵化理解，從制度目標(biāo)出發(fā)，以靈活的方式準(zhǔn)確把握制度的適用。

至于《商標(biāo)法》第13條未注冊(cè)馳名商標(biāo)條款與第32條后半段以及《反不正當(dāng)競爭法》的特殊關(guān)系，如前文所論，從理論基礎(chǔ)上來看，未注冊(cè)馳名商標(biāo)制度實(shí)際上可以被禁止惡意注冊(cè)制度和反不正當(dāng)競爭制度所包含，并沒有不可替代的獨(dú)立價(jià)值；但從實(shí)踐操作來看，在一國尚未建立起完善的禁止惡意注冊(cè)制度和不正當(dāng)競爭制度之前，未注冊(cè)馳名商標(biāo)制度仍有其實(shí)際需求。即使在兩種制度建立起來之后，設(shè)立專門的未注冊(cè)馳名商標(biāo)制度也無不可，其仍然是那些具有跨國知名度的商標(biāo)最穩(wěn)定最可預(yù)期的保護(hù)途徑。如果幾種制度同時(shí)存在，在法律適用方面應(yīng)注意不要架設(shè)某種相互排斥適用的關(guān)系，而應(yīng)允許當(dāng)事人選擇，也可同時(shí)適用，如此方能最大限度服務(wù)于市場(chǎng)主體的合理需求。（全文完）

注釋（上下滑動(dòng)查看）

[1] 美國反淡化法令未將注冊(cè)作為享有反淡化保護(hù)的前提，且理論和實(shí)務(wù)界普遍認(rèn)為反淡化救濟(jì)不限于注冊(cè)商標(biāo)。J. Thomas McCarthy, The 1996 Federal Anti-Dilution Statute, 16 Cardozo Arts & Ent. L.J. 587 (1998), p.589; Barton Beebe, A Defense of the New Federal Trademark Antidilution Law, 16 Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J. 1143 (2006), p.1159。1999年WIPO頒布的《關(guān)于馳名商標(biāo)保護(hù)的聯(lián)合建議》中規(guī)定不應(yīng)將在該國注冊(cè)或提出注冊(cè)申請(qǐng)作為馳名商標(biāo)保護(hù)的前提，其中包括馳名商標(biāo)的反淡化保護(hù)。 , 1999.

[2] 國家工商行政管理總局商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)：《法務(wù)通訊》2017年第2期，總第70期，第20頁：“新商標(biāo)法實(shí)施以來，行政、司法機(jī)關(guān)在馳名商標(biāo)認(rèn)定與保護(hù)問題的認(rèn)識(shí)上共識(shí)增進(jìn)，馳名商標(biāo)制度逐漸回歸其立法本意。”

[3] 孔祥俊：《商標(biāo)與不正當(dāng)競爭法——原理和判例》，法律出版社2009年版，第445頁。

[4] G.H.C. Bodenhausen, Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property 89 (1968), p.90.

[5] G.H.C. Bodenhausen, Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property 89 (1968), p.90.

[6] 董葆霖：“尋求馳名商標(biāo)保護(hù)門檻不必太高”，《中華商標(biāo)》2007年第2期，第15、16頁，該文明確提出《巴黎公約》的馳名商標(biāo)制度的目標(biāo)是“避免產(chǎn)生不正當(dāng)競爭”。 唐廣良：“有關(guān)馳名商標(biāo)保護(hù)的幾個(gè)問題（上）”，《中華商標(biāo)》1998年第5期，第25頁：“這種保護(hù)從本質(zhì)上并不屬于狹義的‘商標(biāo)法’上的保護(hù)方法，而是反不正當(dāng)競爭法中的一項(xiàng)制度?！?/p>

[7] Frederick W. Mostert, Well-Known and Famous Marks: Is Harmony Possible in the Global Village, 86 Trademark Rep. 103 (1996), pp.104,105.

[8] 比如，英美的反假冒制度是一種典型的不正當(dāng)競爭行為，但該制度在英美的發(fā)展中逐漸從對(duì)主觀欺詐故意的強(qiáng)調(diào)轉(zhuǎn)向?qū)娬`認(rèn)效果的關(guān)注，主觀惡意已不再是必要條件，雖然在絕大多數(shù)情形下誤認(rèn)的效果源于主觀上的惡意，但不能完全劃等號(hào)。參見筆者論文：《確立商標(biāo)保護(hù)的第二支柱：反假冒—— <反不正當(dāng)競爭法> 第6條之目的解析》，《知識(shí)產(chǎn)權(quán)》2018年第2期，第56-89頁。日本《反不正當(dāng)競爭法》的相關(guān)規(guī)定也有此性質(zhì)，其第2條第1款第1項(xiàng)可類比于我國《反不正當(dāng)競爭法》第6條，其關(guān)注重點(diǎn)在于結(jié)果的誤認(rèn)，也不以在后者主觀故意為必要條件。（日）田村善之著，周超、李雨峰、李希同譯、張玉敏審校：《日本知識(shí)產(chǎn)權(quán)法》，知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社，2011年版，第59頁?？傮w而言，不正當(dāng)競爭更強(qiáng)調(diào)行為上的不正當(dāng)性，相關(guān)糾紛一般重點(diǎn)分析行為的不正當(dāng)屬性，不把重點(diǎn)放在主觀惡意上，雖然絕大多數(shù)情況下不正當(dāng)競爭的行為源于主觀上的惡意。

[9] 曹建明（時(shí)任最高人民法院副院長），《全面加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判工作 為建設(shè)創(chuàng)新型國家和構(gòu)建和諧社會(huì)提供強(qiáng)有力的司法保障》（2007年1月18日在全國法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判工作座談會(huì)上的講話）：“所認(rèn)定的馳名商標(biāo)，至少應(yīng)在國內(nèi)大部分地區(qū)具有較高的市場(chǎng)知名度”。相類似的論述還有，北京市高級(jí)人民法院：“司法認(rèn)定馳名商標(biāo)應(yīng)慎重、從嚴(yán)”，《中華商標(biāo)》2007年第9期，第13頁；北京市第一中級(jí)人民法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)庭課題組：“馳名商標(biāo)司法認(rèn)定的性質(zhì)和標(biāo)準(zhǔn)”，《中華商標(biāo)》2007年第12期，第6頁；林廣海、鄧燕輝：“廣東省司法認(rèn)定馳名商標(biāo)的調(diào)查與思考”，《中華商標(biāo)》2007年第10期，第7頁；孔祥俊：《商標(biāo)法：原理與判例》，法律出版社，2021年版，第887頁。

[10] 391 F.3d 1088, 1098-99 (9th Cir. 2004).

[11] (Japan)《Examination Guidelines for Trademarks》, Part III Chapter 9.1: “ ‘A trademark which is well known among consumers’ … includes not only a trademark which is known throughout the country but also a trademark which is well known in a certain area.”

[12] 董葆霖：“新《商標(biāo)法》對(duì)于馳名商標(biāo)制度的正本清源”，《電子知識(shí)產(chǎn)權(quán)》2013年第10期，第40頁：“我國實(shí)踐中采用了較高、較苛刻的標(biāo)準(zhǔn)，不適當(dāng)?shù)匾蠖啻蠓秶?、多少人知道都是不妥的。造成事?shí)上實(shí)行的是‘不保護(hù)制度’，縱容了‘搶注’和‘傍名牌’?！?/p>

[13] “a substantial percentage of consumers in the relevant American market is familiar with the foreign mark” Grupo Gigante SA De CV v. Dallo & Co., 391 F.3d 1088, 1098-99 (9th Cir. 2004).

[14] (2012)一中知行初字第269號(hào)。

[15] Frederick W. Mostert, Well-Known and Famous Marks: Is Harmony Possible in the Global Village, 86 Trademark Rep. 103 (1996), p.120.

[16] 本條同時(shí)是日本反淡化制度的一部分，禁止可能導(dǎo)致淡化的注冊(cè)，認(rèn)為其是一種不正當(dāng)目的的注冊(cè)。參見：(Japan) 42.119.03；《Examination Guidelines for Trademarks》, Part III Chapter 17.4. 除此之外，日本《反不正當(dāng)競爭法》第2條第1款第2項(xiàng)也是反淡化制度的一部分，禁止可能導(dǎo)致淡化的使用行為。參見：（日）田村善之著，周超、李雨峰、李希同譯、張玉敏審校：《日本知識(shí)產(chǎn)權(quán)法》，知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社，2011年版，第85頁。

[17] (Japan)《Examination Guidelines for Trademarks》, Part III Chapter 17.4.

[18] 履行《巴黎公約》馳名商標(biāo)保護(hù)義務(wù)的，是日本《商標(biāo)法》第4條第1第10項(xiàng)對(duì)“廣知性”商標(biāo)提供的禁止可能導(dǎo)致混淆的注冊(cè)的規(guī)定，及其《反不正當(dāng)競爭法》第2條第1款第1項(xiàng)對(duì)在具有知名度的商標(biāo)的禁止他人混淆性使用的保護(hù)。同時(shí)其《商標(biāo)法》第4條第1款第15項(xiàng)對(duì)馳名商標(biāo)（包括注冊(cè)和未注冊(cè)）提供禁止他人在不類似商品上可能會(huì)導(dǎo)致混淆的注冊(cè)，提供了TRIPS第16條之（3）規(guī)定的禁止跨類混淆救濟(jì)。(Japan) ，42.119.02, 47.101.08；國家工商行政管理總局商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)：《法務(wù)通訊》總第52期，2011年4月。

[19] S. A. Wimpy (Pty) Limited v. Burger King Corporation, Court of the Registrar of Trade Marks, decision of June 14, 1978, reported in September 1978 South African Patent Journal 166, noted at 69 TMR 172 (1979).

[20] 2003年國家工商總局的《馳名商標(biāo)認(rèn)定和保護(hù)規(guī)定》和2009年最高法《馳名商標(biāo)司法解釋》都有明確規(guī)定。

[21] 何懷文：《商標(biāo)法：原理規(guī)則與案例討論》，浙江大學(xué)出版社2015年版，第409頁。

[22] 安青虎：“馳名商標(biāo)和中國的馳名商標(biāo)保護(hù)制度”，《中華商標(biāo)》2004年第11期，第9頁，該文表達(dá)了《巴黎公約》馳名商標(biāo)保護(hù)包括對(duì)他人善意注冊(cè)或使用行為的禁止的觀點(diǎn)?？紫榭。骸渡虡?biāo)與不正當(dāng)競爭——原理和判例》，法律出版社2009年版，第387頁，將是否以惡意作為禁止的必備要件作為馳名商標(biāo)條款與第31條（2013年后為第32條的區(qū)別，后者以惡意為必備要件，前者不是。徐琳：“馳名商標(biāo)對(duì)惡意注冊(cè)的商標(biāo)提起無效宣告不受時(shí)限限制”，載于汪澤主編《中國商標(biāo)案例精讀》，商務(wù)印書館2015年版，第231頁：“對(duì)他人馳名商標(biāo)的復(fù)制、摹仿或者翻譯”可能存在惡意和純屬巧合兩種情況，否則無須一方面規(guī)定依據(jù)第十三條規(guī)定請(qǐng)求無效宣告的，應(yīng)自商標(biāo)注冊(cè)之日起五年內(nèi)提出，另一方面又特別規(guī)定惡意注冊(cè)的，馳名商標(biāo)所有人不受五年的時(shí)間限制?！?/p>

[23] 國家工商行政管理總局商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)：《法務(wù)通訊》2007年，總第30期：“‘復(fù)制、摹仿和翻譯’的本義就包含了爭議商標(biāo)注冊(cè)人知曉其復(fù)制、摹仿和翻譯的對(duì)象——他人馳名商標(biāo)的存在，如果爭議商標(biāo)與他人的馳名商標(biāo)相同或者近似只是偶合，則難以認(rèn)定構(gòu)成復(fù)制、摹仿和翻譯”。

[24] 孔祥?。骸渡虡?biāo)與不正當(dāng)競爭——原理和判例》，法律出版社2009年版，第387頁?？紫榭。骸渡虡?biāo)法：原理與判例》，法律出版社2021年版，第869頁，仍保持同樣的觀點(diǎn)。

[25] 在較近的相關(guān)文件中，國知局商標(biāo)評(píng)審部門仍然保持其原來的觀點(diǎn)，認(rèn)為“復(fù)制、摹仿、翻譯”自帶明知內(nèi)涵。國家國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局商標(biāo)局：《評(píng)審法務(wù)通訊》2019年第3期：“商標(biāo)法第13條中‘復(fù)制、摹仿、翻譯’的立法用語本身已經(jīng)隱含了‘明知’要件”?！?/p>

[26] 2007年《最高人民法院關(guān)于審理不正當(dāng)競爭民事案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第1條。

[27] 240 U.S. 403 (1916).

[28] Frederick W. Mostert, Well-Known and Famous Marks: Is Harmony Possible in the Global Village, 86 Trademark Rep. 103 (1996)；Graeme B. Dinwoodie, Brief of Amicus Curiae in Support of Petitioner on Petition for Writ of Certiorari of ITC LIMITED v. Punchgini, Inc.

[29] （2012）知行字第9號(hào)。

[30] 雖然鴨王案和司法解釋的上述規(guī)定針對(duì)的并非惡意注冊(cè)馳名商標(biāo)，而是針對(duì)第32條“以不正當(dāng)手段搶先注冊(cè)有一定影響的未注冊(cè)商標(biāo)”中的惡意，但這兩種情形都是針對(duì)在先未注冊(cè)商標(biāo)，“惡意”內(nèi)涵不應(yīng)不同。

[31] Judgment OF 11. 6. 2009 — CASE C-529/07.

[32] Marie Claire Netherlands BV v. The Controller of Patents, Designs and Trademarks, Marie Claire SA and Brandwell (Irl) Limited, [2013] No. 582SP (High Court of Ireland, April 1, 2014). 轉(zhuǎn)引自：Bad Faith, 105 TRADEMARK REP. 585 (2015), p.593.

[33] 國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局商標(biāo)局，《評(píng)審法務(wù)通訊》2019年第3期：“實(shí)踐中，造成行政機(jī)關(guān)和司法機(jī)關(guān)分歧的關(guān)鍵就在于如何界定第45.1條所指的‘惡意注冊(cè)’。行政機(jī)關(guān)認(rèn)為，此處的惡意注冊(cè)系指‘復(fù)制、摹仿、翻譯’之外的其他惡意情形，而司法機(jī)關(guān)則基本上將‘復(fù)制、摹仿、翻譯’本身等同于例外規(guī)定中的‘惡意注冊(cè)’?！谶@些超5年獲得支持的案件中，法院基本上將‘明知或應(yīng)知’等同于第45.1條所指的‘惡意注冊(cè)’，從而認(rèn)定無效申請(qǐng)人的主張不受5年時(shí)間限制。但實(shí)際上，這里的惡意不過是‘明知’而已。而商標(biāo)法第13條中‘復(fù)制、摹仿、翻譯’的立法用語本身已經(jīng)隱含了‘明知’要件，如果將‘明知’等同于‘惡意注冊(cè)’，意味著對(duì)所有違反第13條的注冊(cè)商標(biāo)提起無效宣告均不應(yīng)受5年時(shí)間限制。這種解釋方法將使第45.1條出現(xiàn)自相矛盾，形成法律漏洞”。

[34] (Japan)《Examination Guidelines for Trademarks》, Part III Chapter13, 17.

[35] 見前文相關(guān)討論。

[36] 孔祥?。骸渡虡?biāo)與不正當(dāng)競爭法：原理和判例》，法律出版社2009年版，第111頁。

[37] 汪澤：“對(duì)‘在先使用并有一定影響的商標(biāo)’的保護(hù)——適用《商標(biāo)法》第三十一條典型商標(biāo)異議案點(diǎn)評(píng)”，《中華商標(biāo)》2007年 第11期，第43頁。

[38] 孔祥?。骸渡虡?biāo)與不正當(dāng)競爭法——原理和判例》，法律出版社2009年版，第108頁；周云川：《商標(biāo)授權(quán)確權(quán)訴訟規(guī)則與判例》，法律出版社2014年版，第393、422頁。

[39] Frederick W. Mostert, Well-Known and Famous Marks: Is Harmony Possible in the Global Village, 86 Trademark Rep. 103 (1996), pp.104,105；董葆霖：“尋求馳名商標(biāo)保護(hù)門檻不必太高”，《中華商標(biāo)》2007年第2期，第15、16頁。

[40] （2012）一中知行初字第1053號(hào)。

[41] （2007）高行終字第16號(hào)。

[42] （2012）高行終字第218號(hào)。

[43] （2010）高行終字第338號(hào)。

[44] 比如“酷狗”案， (2017)京行終248號(hào)。

[45] 比如“康大師”商標(biāo)爭議案，（2008）高行終字第100號(hào)。

[46] 汪澤：“對(duì)‘在先使用并有一定影響的商標(biāo)’的保護(hù)——適用《商標(biāo)法》第三十一條典型商標(biāo)異議案點(diǎn)評(píng)”，《中華商標(biāo)》2007年 第11期，第43頁。

[47] 比如“HAODA”案，(2017)京行終1675號(hào),該案注冊(cè)人惡意非常明顯，但由于訴爭商標(biāo)注冊(cè)已經(jīng)超過五年，只能適用馳名商標(biāo)條款才能禁止，裁判機(jī)關(guān)一致認(rèn)為本案有認(rèn)定馳名商標(biāo)的必要性。

[48] 如德國《商標(biāo)法》（1995年）第8（2）10和第51條，《歐共體商標(biāo)條例》（1993年）第51、53條。美國知識(shí)產(chǎn)權(quán)協(xié)會(huì)（Intellectual Property Owner’s Association, IPO）2013年做的惡意注冊(cè)報(bào)告中，也有類似觀察，Intellectual Property Owners Association: , (2013) p.3.

[49] 汪澤：“對(duì)‘以其它不正當(dāng)手段取得注冊(cè)’的理解與適用——‘Haup’商標(biāo)爭議案評(píng)析”，《中華商標(biāo)》2007年第5期，第35-38頁；孫明娟：“惡意注冊(cè)的概念、類型化及其應(yīng)用”，《中華商標(biāo)》2018年第3期，第33-35頁。未來也有可能設(shè)立專門的禁止惡意注冊(cè)一般條款，參見國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局：《中華人民共和國商標(biāo)法修訂草案（征求意見稿）》（2023）第22條，發(fā)布于2023年1月13日。即使是專門的禁止惡意注冊(cè)一般條款，也會(huì)面臨同樣的問題，本文的相關(guān)討論同樣適用。

[50] 董葆霖：“新《商標(biāo)法》對(duì)于馳名商標(biāo)制度的正本清源”，《電子知識(shí)產(chǎn)權(quán)》2013年第10期，第41頁。

[51] 混淆、誤認(rèn)和假冒的關(guān)系，參見劉麗娟：“確立商標(biāo)保護(hù)的第二支柱：反假冒——《反不正當(dāng)競爭法》第6條之目的解釋”，《知識(shí)產(chǎn)權(quán)》2018年第2期，第56-67頁。

[52] 禁止他人在后注冊(cè)適用另一套理念，見上文關(guān)于禁止注冊(cè)的分析。

[53] 孔祥俊：《商標(biāo)與不正當(dāng)競爭法——原理和判例》，法律出版社2009年版，第713頁。

[54] 孔祥俊：《商標(biāo)與不正當(dāng)競爭法——原理和判例》，法律出版社2009年版，第737頁；劉麗娟：“確立商標(biāo)保護(hù)的第二支柱：反假冒——《反不正當(dāng)競爭法》第6條之目的解釋”，《知識(shí)產(chǎn)權(quán)》2018年第2期，第59頁。

[55] Report by Committee of Experts on Well-Known Marks, Third Session Geneva, October 20 to 23, 1997, p.12.

[56] Maison Prunier v. Prunier's Restaurant & Cafe, Inc., 288 N.Y.S. 529, 1936. 轉(zhuǎn)引自Thomas J. Hoffmann & Susan E. Brownstone, Protection of Trademark Rights Acquired by International Reputation without Use or Registration, 71 Trademark Rep. 1 (1981), p.30.

[57] William Cornish, David Llewelyn, Tanya Aplin, Intellectual Property: Patents, Copyright, Trademarks and Allied Tights, Sweet &Maxwell Limited，7th edition, 2010, p.674.

[58] 司法中出現(xiàn)的大量的需要認(rèn)定著名商標(biāo)的案件，基本是針對(duì)淡化問題，而非未注冊(cè)馳名商標(biāo)跨國保護(hù)問題。

[59] Anne Gilson LaLonde, Don't I Know You from Somewhere - Protection in the United States of Foreign Trademarks That Are Well Known but Not Used There, 98 TRADEMARK REP. 1379 (2008).

[60] Grupo案中認(rèn)為，美國作為幾個(gè)相關(guān)公約的締約者，承擔(dān)保護(hù)外國馳名商標(biāo)的義務(wù)，對(duì)外國馳名商標(biāo)的保護(hù)不以該商標(biāo)在美國使用為前提，391 F.3d 1088, 1098-99 (9th Cir. 2004)；而聯(lián)邦第二巡回法院在ITC案持相反觀點(diǎn)，482 F.3d 135, 142 (2nd Cir. 2009)。但I(xiàn)TC判決受到商標(biāo)法權(quán)威學(xué)者的嚴(yán)厲批評(píng)，See, American Intellectual Property Law Association, Brief of Amicus Curiae of ITC Limited V. Punchgini, Inc. in the Supreme Court of The United States, in Support Of Petitioner, 2007. 著名商標(biāo)學(xué)者M(jìn)cCarthy也持相同態(tài)度，轉(zhuǎn)引自Dinwoodie教授的以上意見。其他學(xué)者的類似意見如，Anne Gilson LaLonde, Don't I Know You from Somewhere - Protection in the United States of Foreign Trademarks That Are Well Known but Not Used There, 98 TRADEMARK REP. 1379 (2008).

（本文僅代表作者觀點(diǎn)，不代表知產(chǎn)力立場(chǎng)）

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