作者：何國銘律師 （專注于商標(biāo)犯罪與商業(yè)秘密犯罪案件控告及辯護(hù)）

一、侵犯商業(yè)秘密案件中的技術(shù)查新問題

在商業(yè)秘密“非公知性”鑒定上，通常是要進(jìn)行“技術(shù)查新”的，要委托檢索機(jī)構(gòu)對(duì)技術(shù)秘點(diǎn)進(jìn)行檢索，在委托主體上，目前有兩種做法，第一種是權(quán)利人自己去找有資質(zhì)的檢索機(jī)構(gòu)來檢索。第二種是交由鑒定機(jī)構(gòu)全程操作，鑒定機(jī)構(gòu)受理后，由鑒定機(jī)構(gòu)委托檢索機(jī)構(gòu)查新。

目前，檢索機(jī)構(gòu)主要通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行檢索，通常采取中英日三種語言輸入關(guān)鍵詞進(jìn)行檢索，所以，如果技術(shù)秘點(diǎn)的梳理和描述不到位，關(guān)鍵詞就沒有辦法覆蓋，這也會(huì)導(dǎo)致檢索出現(xiàn)錯(cuò)誤。

在技術(shù)查新時(shí)，檢索員需要縱觀古今，橫比中外，既要對(duì)公開的專利數(shù)據(jù)庫檢索，也要對(duì)非專利數(shù)據(jù)庫檢索。文獻(xiàn)檢索范圍一般分為中文數(shù)據(jù)庫、外文數(shù)據(jù)庫以及互聯(lián)網(wǎng)，進(jìn)行檢索時(shí)要保證所查數(shù)據(jù)庫不能低于10個(gè)。實(shí)踐中，常常會(huì)出現(xiàn)數(shù)據(jù)庫檢索范圍不夠廣，檢索的數(shù)據(jù)庫不夠真實(shí)的情況。

當(dāng)然，在檢索中，時(shí)而會(huì)出現(xiàn)漏檢或錯(cuò)檢的情況，一方面是因?yàn)閿?shù)據(jù)庫覆蓋范圍有限，有一些技術(shù)資料不在檢索范圍內(nèi)，造成技術(shù)鑒定報(bào)告并未對(duì)相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行評(píng)價(jià)。另一方面，也有可能是由于檢索的關(guān)鍵詞過于狹隘或者過于精準(zhǔn)、細(xì)致，從而導(dǎo)致檢索篇目不夠齊全。實(shí)踐中，有些查新員在檢索時(shí)隨意疊加關(guān)鍵詞，對(duì)關(guān)鍵詞的上位概念、下位概念、同位概念理解不夠透徹，對(duì)不同數(shù)據(jù)庫的構(gòu)造和檢索方法不熟悉，這也會(huì)造成漏檢和誤檢發(fā)生。

再一個(gè)是檢索基準(zhǔn)日的問題，查詢某個(gè)技術(shù)是否公知，既不是以委托鑒定日為時(shí)間節(jié)點(diǎn)，也不是以被害人到公安機(jī)關(guān)舉報(bào)那天為時(shí)間節(jié)點(diǎn)，而是要以侵權(quán)人實(shí)施侵犯行為之時(shí)作為時(shí)間節(jié)點(diǎn)。另外，這個(gè)問題又會(huì)基于到被告人的行為模式不同而不同，我們需要判斷被告人所實(shí)施的是非法獲取型行為，還是使用型，還是披露型等等，以及還要去考慮是否成立連續(xù)犯、繼續(xù)犯、牽連犯等等。

二、侵犯商業(yè)秘密案之重新鑒定與補(bǔ)充鑒定

在商業(yè)秘密案件中，一方當(dāng)事人若對(duì)鑒定結(jié)果不滿意，往往會(huì)提出重新鑒定，但能爭(zhēng)取到重新鑒定的案件是少數(shù)，大多數(shù)案件辦案機(jī)關(guān)都是不同意重新鑒定的，這些能爭(zhēng)取重新鑒定的案件通常是以什么理由來爭(zhēng)取的呢？第一是鑒定人在相關(guān)領(lǐng)域中沒有履歷，沒有鑒定資格；第二是超出了鑒定機(jī)構(gòu)登記的業(yè)務(wù)范圍；第三是司法鑒定人應(yīng)當(dāng)回避而沒有回避；第四是鑒定材料存有虛假，或者原鑒定方法有缺陷。上面的這四類情況是常見的能夠申請(qǐng)到重新鑒定的理由，如果辦案機(jī)關(guān)同意了重新鑒定，一般情況下，作出重新鑒定是其他的鑒定機(jī)構(gòu)，不能是原鑒定機(jī)構(gòu)，退一步來說，就算是鑒定機(jī)構(gòu)相同，原鑒定人也一定要更換，這就會(huì)涉及到回避的問題，也就是說不僅是原鑒定機(jī)構(gòu)和原鑒定人需要回避，對(duì)在初次鑒定中作為專家提供過咨詢意見的人，在重新鑒定中也是要回避。可以這樣理解，如果是涉及到秘點(diǎn)范圍的擴(kuò)大或縮小，這個(gè)時(shí)候所進(jìn)行的重新鑒定，是要求原鑒定機(jī)構(gòu)不得參與，至少是要求原鑒定人不得參與。

與重新鑒定相關(guān)的是補(bǔ)充鑒定，對(duì)于原鑒定的委托人增加了新的鑒定要求，或者委托人發(fā)現(xiàn)委托的鑒定事項(xiàng)有遺漏，或者是委托人又補(bǔ)充了新的鑒定材料，這個(gè)時(shí)候就可以補(bǔ)充鑒定。因?yàn)檠a(bǔ)充鑒定是原鑒定的一部分，所以要由原鑒定機(jī)構(gòu)與原鑒定人進(jìn)行鑒定。司法實(shí)踐當(dāng)中，辦案機(jī)關(guān)同意重新鑒定的案件還是比較少的，更多的是辯護(hù)律師為了查明案情，通常和當(dāng)事人商量后，委托另外的鑒定機(jī)構(gòu)進(jìn)行鑒定，以駁倒原鑒定。目前，商業(yè)秘密的鑒定費(fèi)很高，所以，是否要重新鑒定當(dāng)事人與家屬也要考慮清楚。

三、侵犯商業(yè)秘密案中的技術(shù)貢獻(xiàn)率問題

最近在討論一個(gè)技術(shù)貢獻(xiàn)率，或者說技術(shù)分?jǐn)偟膯栴}。統(tǒng)計(jì)法院的判決，可以看到，在計(jì)算損失時(shí)，法院對(duì)是否適用技術(shù)分?jǐn)傄?guī)則是有不同看法的，有些判決是明確認(rèn)可這一規(guī)則，有些判決直接否定這一觀點(diǎn)。我們?cè)鯓尤タ创夹g(shù)分?jǐn)偟膽?yīng)用呢？總的來說，以適用技術(shù)分?jǐn)倿樵瓌t，以不適用為例外。大部分案件都可以適用這個(gè)規(guī)則，只有少部分案件是不適用的。

哪些情形下，法院不支持適用技術(shù)分?jǐn)傄?guī)則？第一類是整體技術(shù)方案無法明確拆分，并且涉案的技術(shù)起主要作用的。第二類是案件采取特定計(jì)算方式主張損害賠償或損失數(shù)額的，例如以合理許可費(fèi)，研發(fā)成本、商業(yè)價(jià)值等來計(jì)算的，評(píng)估機(jī)構(gòu)在進(jìn)行評(píng)估時(shí)，就只考慮這項(xiàng)技術(shù)的價(jià)值的，此時(shí)主張技術(shù)貢獻(xiàn)率就無法理支持。

換個(gè)角度來說，哪類案件可以適用？第一，權(quán)利人的方案或者產(chǎn)品包括發(fā)明專利、實(shí)用新型專利、軟件著作權(quán)、商標(biāo)等無形財(cái)產(chǎn)的，顯然，我們可以將涉案技術(shù)從這些知識(shí)產(chǎn)權(quán)當(dāng)中剝離，從而計(jì)算涉案技術(shù)所分?jǐn)偟膬r(jià)值的。第二，涉案的技術(shù)信息只是整個(gè)產(chǎn)品中的某一部件，這一部件可以拆分來計(jì)算價(jià)格的。第三，盡管涉案技術(shù)在權(quán)利人整個(gè)技術(shù)方案中，但是整個(gè)技術(shù)方案可以拆解，我們可以確定涉案技術(shù)在整個(gè)技術(shù)方案中的作用。第四，權(quán)利人主張了很多個(gè)秘點(diǎn)，并且在審計(jì)或評(píng)估損失時(shí)，以其所主張的所有秘點(diǎn)為基礎(chǔ)，如果辯方打掉了部分秘點(diǎn)的非公知性，或者能以同一性為由，否定部分秘點(diǎn)與被告人所使用技術(shù)的同一性。毋庸置疑，此時(shí)亦可以剔除被否定的秘點(diǎn)之價(jià)值，從而只計(jì)算能成立的秘點(diǎn)之技術(shù)貢獻(xiàn)率。

四、侵犯商業(yè)秘密案件中的“使用”行為

使用商業(yè)秘密的方式通常有三種：一是在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中直接使用商業(yè)秘密；二是對(duì)商業(yè)秘密進(jìn)行修改、改進(jìn)后使用；三是根據(jù)商業(yè)秘密調(diào)整、優(yōu)化、改進(jìn)有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)。由此可見，商業(yè)秘密的使用行為，不僅僅局限于直接使用數(shù)據(jù)，也包括對(duì)商業(yè)秘密進(jìn)行修改、改進(jìn)后的使用，還包括借助該信息進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的優(yōu)化。例如，在蘇州某模具公司與昆山某材料公司的商業(yè)秘密糾紛一案中，最高人民法院認(rèn)為，商業(yè)秘密的“使用”，不僅是指在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中直接使用，還包括將涉案商業(yè)秘密被應(yīng)用于產(chǎn)品設(shè)計(jì)、產(chǎn)品制造、市場(chǎng)營銷及其改進(jìn)工作、研究分析等。雖然在這種情形下，被訴侵權(quán)人在最后生產(chǎn)環(huán)節(jié)實(shí)際使用的信息與涉案數(shù)據(jù)會(huì)存在一定差異甚至完全不同，但其在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、改進(jìn)或研究分析等環(huán)節(jié)中依然使用了涉案數(shù)據(jù)，因此可能節(jié)約了研發(fā)成本或者采取了針對(duì)性策略，并據(jù)此獲取了不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，故仍認(rèn)定其使用商業(yè)秘密。

五、商業(yè)秘密刑事立案，鑒定費(fèi)由誰來付

商業(yè)秘密刑事立案，鑒定費(fèi)由誰來付，關(guān)于這個(gè)問題，在行業(yè)內(nèi)引起了熱議。最近，案發(fā)于湖北的一起商業(yè)秘密案件，受害人在2015年向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，2020年，二審法院判決被告人有罪，在刑事案件結(jié)束后，受害人又提起了民事訴訟。在民事訴訟中，原告主張其在刑事訴訟中，盡管辦案公安機(jī)關(guān)是委托鑒定的一方，但鑒定費(fèi)117萬是其代付的，所以，在民事訴訟中，原告以這筆代付的鑒定費(fèi)系合理維權(quán)費(fèi)用為由，要求被告賠償。法院認(rèn)為，商業(yè)秘密具有私權(quán)屬性，為全面保護(hù)商業(yè)秘密權(quán)利人的利益，避免不當(dāng)增加公共財(cái)政支出，在生效刑事判決認(rèn)定被告構(gòu)成侵害商業(yè)秘密犯罪的情況下，權(quán)利人在后續(xù)提起的侵權(quán)民事訴訟中，除可以主張經(jīng)濟(jì)損失和合理開支外，還可以一并要求侵權(quán)人賠償其在刑事犯罪案件中代付的鑒定費(fèi)用。

在商業(yè)秘密刑事案件中，受害人替辦案機(jī)關(guān)代付鑒定費(fèi)不是個(gè)例，在此案之前，也有不少案件是出現(xiàn)過鑒定費(fèi)代付的情況，但就該案來說，這卻是我國首例支持權(quán)利人在民事訴訟中追索刑事案件代付鑒定費(fèi)用的案件。不少人認(rèn)為，這樣的做法是對(duì)推動(dòng)商業(yè)秘密保護(hù)鑒定體系建設(shè)是具有積極意義的，能夠暢通商業(yè)秘密維權(quán)的路徑，有利于解決商業(yè)秘密刑事案件難，公安機(jī)關(guān)立案意愿低，辦案經(jīng)費(fèi)無保障等問題。同時(shí)，讓受害人代付鑒定費(fèi)也會(huì)使得受害人提起刑事控告時(shí)會(huì)更為謹(jǐn)慎，盡可能地減少以刑事手段插手民事糾紛的出現(xiàn)。當(dāng)然，對(duì)于這種代付的方式，也有不少人是提出反對(duì)意見的。有部分人就認(rèn)為，受害人代付刑訴鑒定費(fèi)，即使不會(huì)造成鑒定無效，但這是一個(gè)瑕疵，是違反刑事訴訟法的，鑒定機(jī)構(gòu)作出的鑒定意見有不公正之嫌，代付鑒定費(fèi)是一種現(xiàn)有模式下的不得已。

下文待續(xù)......