此前，筆者就迪士尼的米老鼠版權(quán)即將于美國到期之事撰寫過文章《米老鼠版權(quán)過期，迪士尼怕啥？》[i]，分析在米老鼠版權(quán)過期后迪士尼可能會(huì)遭遇的著作權(quán)法上的問題。事實(shí)上，除了著作權(quán)法以外，商標(biāo)法和反不正當(dāng)競爭法或也可為米老鼠形象提供保護(hù)，下文便主要探討迪士尼如想以商標(biāo)權(quán)或商品化權(quán)來維權(quán)，可能會(huì)遇到的問題。

一、商標(biāo)權(quán)的保護(hù)僅限指定文字和圖形等標(biāo)志

商標(biāo)的主要功能是識(shí)別商品來源、承載商品商譽(yù)，因此商標(biāo)要求簡潔、明確、顯著，一旦獲得注冊就不得隨意更改。換句話說，注冊商標(biāo)制度只能保護(hù)權(quán)利人在申請時(shí)指定的文字和圖形等標(biāo)志。經(jīng)檢索，迪士尼目前在我國申請注冊了近百個(gè)“米奇”、“米老鼠”、“MICKEY MOUSE”和相關(guān)文字組合的文字商標(biāo)，以及近百個(gè)以以下米老鼠形象為主的圖形商標(biāo)：

因此就米老鼠形象而言，一方面，迪士尼近年來新創(chuàng)作的米老鼠形象無法作為注冊商標(biāo)獲得商標(biāo)權(quán)保護(hù)；另一方面，如果其他人對(duì)米老鼠形象進(jìn)行一定程度的改造并作為商標(biāo)使用，迪士尼的維權(quán)難度也會(huì)增加。這個(gè)問題在米老鼠形象還在著作權(quán)保護(hù)期內(nèi)時(shí)還有法可解，即迪士尼可以主張對(duì)沒有注冊商標(biāo)的米老鼠形象享有在先著作權(quán)，至少可以在與自己主營業(yè)務(wù)相關(guān)聯(lián)的特定商品類別上阻止其他人的商標(biāo)注冊行為。但在著作權(quán)保護(hù)期屆滿后，法院很有可能就不會(huì)再支持迪士尼的這一主張了[ii]。

二、認(rèn)定商標(biāo)侵權(quán)的前提是構(gòu)成商標(biāo)使用行為

根據(jù)我國商標(biāo)法的規(guī)定，“將商標(biāo)用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標(biāo)用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動(dòng)中，用于識(shí)別商品來源的行為”稱為商標(biāo)使用，只有商標(biāo)使用行為才有可能構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。而著作權(quán)侵權(quán)行為的構(gòu)成無需考慮是否用于商業(yè)活動(dòng)，合理使用除外。

此前迪士尼曾發(fā)起過很多著作權(quán)維權(quán)行動(dòng)，如日本一小學(xué)在學(xué)校泳池畫出米老鼠頭像并留影宣傳、奧斯卡頒獎(jiǎng)典禮上一歌手形象與白雪公主相似，迪士尼均認(rèn)為侵犯其著作權(quán)而提起了訴訟[iii]。

但如果上述事件發(fā)生在迪士尼的著作權(quán)保護(hù)期屆滿以后，迪士尼通過主張商標(biāo)權(quán)進(jìn)行維權(quán)的話，依據(jù)我國相關(guān)法律，首當(dāng)其沖的問題就是能否構(gòu)成商標(biāo)使用行為。尤其如上述第一個(gè)案例，因?yàn)槭菍W(xué)生在學(xué)校里自行繪畫而成的，筆者認(rèn)為并不屬于商標(biāo)使用行為，也便不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。

三、連續(xù)三年不使用的注冊商標(biāo)可以被撤銷

為了使商標(biāo)發(fā)揮其應(yīng)有的功能和作用，同時(shí)避免阻礙他人的正常使用以及產(chǎn)生不必要的管理成本，商標(biāo)法規(guī)定沒有正當(dāng)理由連續(xù)三年不使用的注冊商標(biāo)，任何單位或者個(gè)人可以申請撤銷。但是對(duì)于高知名度企業(yè)進(jìn)行防御性商標(biāo)布局以防止自己的商標(biāo)商譽(yù)被惡意利用甚至丑化來說，這項(xiàng)規(guī)定就顯得有些不近人情了，因?yàn)榉烙陨虡?biāo)并不被認(rèn)可是“正當(dāng)理由”[iv]，除非企業(yè)真的有主觀上的使用意圖并做了客觀上的使用準(zhǔn)備。

迪士尼在進(jìn)行防御性商標(biāo)布局時(shí)，也在其沒有涉獵的商品上注冊了米老鼠相關(guān)商標(biāo)，如醫(yī)療用品、運(yùn)載工具等，幾乎覆蓋了所有商品類別。于是問題也隨之產(chǎn)生了：在這些商品上，如果迪士尼沒有三年內(nèi)的使用證據(jù)，任何人都可以申請撤銷該等商標(biāo)。筆者參考迪士尼官方銷售渠道上的商品粗略統(tǒng)計(jì)了一下，就迪士尼所享有的近兩百個(gè)米老鼠相關(guān)注冊商標(biāo)，大約20%沒有實(shí)際使用，可能被撤銷。

四、馳名商標(biāo)的跨類別保護(hù)存在一定局限性

雖然迪士尼已在幾乎所有商品類別上注冊了大量商標(biāo)，但仍有因未進(jìn)行續(xù)展而被注銷的“漏洞”，如在第6類上迪士尼曾注冊有“米老鼠”文字商標(biāo)，但已于2007年期滿被注銷，近期就有人申請了相同的“米老鼠”文字商標(biāo)且被初審公告了。

對(duì)于此類申請注冊行為，迪士尼當(dāng)然可以主張馳名商標(biāo)要求跨類別保護(hù)。雖然迪士尼在第6類上已經(jīng)沒有任何與米老鼠相關(guān)的注冊商標(biāo)了，但由于米老鼠的知名度頗高，迪士尼可以請求認(rèn)定其在第28類玩具或第41類文娛上的“米老鼠”文字商標(biāo)構(gòu)成馳名商標(biāo)，并據(jù)此要求駁回上述商標(biāo)的申請。

但這個(gè)方案的局限性在于，第一，一般情況下馳名商標(biāo)的跨類別保護(hù)只能對(duì)抗五年內(nèi)申請注冊的商標(biāo)；第二，迪士尼需要每次在個(gè)案中提出馳名商標(biāo)保護(hù)再由商標(biāo)局按需認(rèn)定；第三，馳名商標(biāo)的認(rèn)定需要大量證據(jù)支撐，如果商品類別不符或者證據(jù)不足，就難以認(rèn)定為馳名商標(biāo)，要求是比較嚴(yán)格的。

五、主張商品化權(quán)益僅限于著作權(quán)保護(hù)期內(nèi)

根據(jù)世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織的定義，“角色商品化”是指在不同商品或服務(wù)上對(duì)角色主要特征（如名稱、形象、外貌）進(jìn)行改編或二次利用，以使預(yù)期消費(fèi)者出于對(duì)該形象的喜愛而購買該等商品或服務(wù)，正是由于迪士尼將米老鼠等角色進(jìn)行二次商業(yè)利用后取得巨大成功，這種市場營銷模式才逐漸興起。[v]

由于目前在我國立法中并無明確的“商品化權(quán)益”之說，司法實(shí)踐中常體現(xiàn)于如下情形：其一，在商標(biāo)授權(quán)確權(quán)案件中作為在先權(quán)益用以阻卻在后的商標(biāo)注冊；其二，以知名商品的特有名稱、包裝、裝潢為由主張構(gòu)成不正當(dāng)競爭的侵權(quán)行為。但兩者都受到著作權(quán)保護(hù)期的限制，這就意味著在我國迪士尼恐難以據(jù)此請求保護(hù)“米老鼠”形象。

前者的依據(jù)在于《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定（2020修正）》，只有“著作權(quán)保護(hù)期限內(nèi)的作品”，其具有較高知名度的作品名稱、角色名稱等才能構(gòu)成在先權(quán)益；而就后者，最高人民法院曾在一案再審裁定中明確表示，如果作品已過著作權(quán)保護(hù)期，再通過反不正當(dāng)競爭法進(jìn)行擴(kuò)展保護(hù)，會(huì)阻礙他人對(duì)作品的自由使用，有悖于著作權(quán)保護(hù)的立法政策[vi]。

最后，結(jié)合此前筆者對(duì)米老鼠版權(quán)過期后迪士尼可能遭遇的問題的分析，雖然迪士尼仍然可以通過其全方位的知識(shí)產(chǎn)權(quán)布局享受巨大的商業(yè)價(jià)值，但迪士尼在失去“米老鼠”這一重要IP以后的維權(quán)行動(dòng)可能不會(huì)如現(xiàn)在這般積極和激進(jìn)了，不過這也并不表示其他人可以隨意自由地使用“米老鼠”的相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。不論是出于規(guī)避被追究侵權(quán)責(zé)任的風(fēng)險(xiǎn)，還是對(duì)他人智力和勞動(dòng)成果的尊重，如涉及他人知識(shí)產(chǎn)權(quán)，都應(yīng)當(dāng)審慎對(duì)待。

本文作者：游云庭，上海大邦律師事務(wù)所高級(jí)合伙人。知識(shí)產(chǎn)權(quán)律師。高天怡，上海大邦律師事務(wù)所律師助理。本文僅代表作者觀點(diǎn)。

[i] https://mp.weixin.qq.com/s/OX071R7WwXBf8hz1BXDXcw

[ii] https://aiqicha.baidu.com/nwenshu?wenshuId=df138ce2a9f695608a788049aeb9b4a14c998b5b

[iii] https://mp.weixin.qq.com/s/Sv7K2hQh_qWKm3U6d5-e5Q

[iv] https://aiqicha.baidu.com/wenshu?wenshuId=5e8e0cccdd3829e58fc859d8701109cb25b8ed4a

[v] https://tind.wipo.int/record/28661?ln=en

[vi] https://aiqicha.baidu.com/wenshu?wenshuId=9dc0528e789010f3b390862880ba9a6fc79d5ca2