引言

商場如戰(zhàn)場，創(chuàng)新產品的問世往往伴隨著一場看不見的“時間賽跑”。當生產者費心勞神準備的產品經(jīng)過研發(fā)、生產線建設，甚至已經(jīng)開始市場預熱時，一紙突如其來的專利侵權訴狀，卻可能讓一切努力戛然而止，陷入被動與困局。此時，這耗盡心血的前期投入，難道只因他人搶先一步遞交了申請，就化為烏有？

不，法律為“善意先行者”留下了一扇窗——“先用權”抗辯。

在專利侵權糾紛中，先用權抗辯作為被告主張不侵權的重要法定事由，以無需實質審查的外觀設計專利領域較為典型。本文旨在結合相關法規(guī)，對外觀設計專利先用權抗辯的構成要件、適用情形及實務中的常見爭議進行系統(tǒng)梳理，并結合實踐中以“現(xiàn)有設計”為抗辯理由的情況，為企業(yè)及法律從業(yè)者提供風險防范與訴訟應對參考。

一、先用權的法律規(guī)定與制度設置初衷

《中華人民共和國專利法》（以下簡稱《專利法》）中對先用權沒有給出明確的定義?！秾＠ā返谄呤鍡l第（二）項規(guī)定，在專利申請日前已經(jīng)制造相同產品、使用相同方法或者已經(jīng)作好制造、使用的必要準備，并且僅在原有范圍內繼續(xù)制造、使用的，不視為侵犯專利權。這是我國法律中目前涉及先用權概念較明確的法律規(guī)定。

需明確的是，《專利法》第七十五條在規(guī)定五種不視為專利侵權的情形時，引入了先用權的概念，說明外觀設計專利先用權更偏向于一種抗辯理由，而非一種獨立權利，在先用權人在被訴專利侵權時才能夠主張。但其也有別于“抗辯權”，因為先用權雖相對于特定的專利權而存在，但產生于在先使用行為，與專利權人權利行使是否不當沒有關聯(lián)?？梢哉f，先用權更類似于一種法益，其制度價值更在于保障“善意”先用權人的經(jīng)濟利益。

先用權，難免與權利產生時間的確認相關聯(lián)，在實踐中可能產生多種情況。例如某一設計同時構成作品與外觀設計，若權利主體不同，則可能引發(fā)先用權與著作權抗辯的競合適用問題。這只是可以進行先用權抗辯的情況之一，下文將展開討論一些其他情形。

二、先用權的法益

外觀設計專利先用權不僅僅保護了先用權人的經(jīng)濟利益，例如先用權人對設計、開模、包裝材料等工作的資金投入，外觀設計專利先用權制度還是一種利益平衡的結果，其設計初衷是彌補申請在先主義的不足，避免先用權人因他人先申請外觀設計專利而被迫停止生產經(jīng)營，基于誠實信用原則，在“善意”的在先使用人與專利權人之間形成一種平衡，從而降低了市場主體創(chuàng)新的風險，維護市場秩序和公平競爭環(huán)境。

“先用權”并非鼓勵侵權，而是在“申請在先”的專利制度剛性原則下，嵌入的一道關乎公平與誠信的柔性平衡機制。

三、先用權抗辯的構成要件分析

從先用權法律規(guī)定來看，可以將外觀設計專利先用權的構成要件分為五部分：

一是外觀設計相同或相近要件。外觀設計專利的侵權，不僅包含設計相同的情形，還包含相近似的設計。因此，從先用權抗辯的原理出發(fā)，設計相同及相近均屬于抗辯的情形。若先用權抗辯的范圍僅限定在相同設計，則會導致先用權抗辯與構成外觀設計專利侵權的范圍不符，相同設計的侵權行為可以適用先用權抗辯，而相近設計卻被認定為侵權。

二是時間要件。先用權的形成應當在專利申請日之前。具體而言，可以分為兩種情況：第一種是絕對在先，例如甲于2月1日生產了該設計，乙于3月1日申請了外觀設計專利，這種情況下甲享有先用權。第二種是相對在先，例如甲于2月1日生產了該設計，乙于1月1日生產了該設計，二者的設計過程相互獨立、互不干擾，將相同的外觀設計用于相同或相近種類的產品純屬巧合，但乙于3月1日申請了外觀設計專利，這種情況下，甲仍享有先用權。

三是使用要件。先用權人在專利申請日之前已經(jīng)實施了或者正在實施被訴的設計方案，或者雖然還沒有開始實施，至少也要做好制造、使用的必要準備。關于“必要準備”的含義，根據(jù)《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第十五條規(guī)定，有下列情形之一的，人民法院應當認定屬于專利法第六十九條第（二）項規(guī)定的已經(jīng)作好制造、使用的必要準備：（一）已經(jīng)完成實施發(fā)明創(chuàng)造所必需的主要技術圖紙或者工藝文件；（二）已經(jīng)制造或者購買實施發(fā)明創(chuàng)造所必需的主要設備或者原材料。對此，從法條文義可理解為包含技術準備或生產準備之一即可，但在司法實踐中，法院判例更傾向于需兩者同時具備。

四是原有范圍要件。先用權人在后續(xù)的實施過程中，不得超出原有范圍，方可不被視為侵犯專利權。司法實踐中對原有范圍的理解存在較大爭議，通常認為原有范圍即生產規(guī)模，其本質上更類似于對原有范圍作出量化限制。具體而言，上海知識產權法院支持采取生產線標準，而若僅以生產原材料為標準，可能會存在已經(jīng)用盡專利申請日之前采購物資，另行采購物資并利用現(xiàn)有生產線生產便被視為侵權的情況。此外，生產線標準應當考慮生產線的正常使用壽命，若先用權人無限制地更換生產線，使生產線的壽命遠遠超出正常使用壽命，也不應當認定為在原有生產規(guī)模內生產。

五是合法性要件。合法性要件要求先用權人的外觀設計需為獨立完成或合法獲得。獨立完成的情況下，先用權人往往不知道他人的存在，先用權人與專利權人沒有任何設計上的合作關系。而合法獲得的方式較為多樣，如受讓取得、合作開發(fā)等，不通過抄襲、竊取或其他非法途徑獲取即可。

四、先用權與現(xiàn)有設計的區(qū)分與競合

先用權抗辯與現(xiàn)有設計抗辯雖均屬侵權抗辯事由，但法律基礎與適用場合不同：

現(xiàn)有設計抗辯：主張被控侵權設計屬于專利申請日前已為公眾所知的設計，實質是對專利權新穎性的否定；

先用權抗辯：不否定專利有效性，僅主張自身在申請日前已善意實施。

二者可在同一案件中同時主張，但在以下典型情形中應明確區(qū)別適用：

案例一，甲公司在申請專利之前，將其設計發(fā)布在某國際展會上，乙公司據(jù)甲公司公布的內容，在甲公司申請日之前就開始制造相同的產品。后甲公司在六個月的寬限期內申請了外觀設計專利權。這種情況下，甲公司享有該設計的外觀設計專利權，且乙公司因通過合法手段獲得該設計，依法享有先用權。但這種情況無法進行現(xiàn)有設計抗辯，因為現(xiàn)有設計抗辯實質上是對專利有效性的否認，而甲公司的申請時間在六個月的寬限期內，符合專利權授予的要求。

案例二，甲公司在申請外觀設計專利權之前，其銷售人員出于搶占市場的考慮，率先發(fā)布了產品的設計圖、外觀圖等信息，對產品的細節(jié)進行拍攝并發(fā)布在抖音、小紅書等公開平臺。乙公司在甲公司申請外觀設計專利權之前，依據(jù)甲公司在各公開平臺發(fā)布的該產品信息，生產制造與該產品外觀高度相似的同種類產品。

這種情況下，乙公司有權以先用權抗辯。需要指出的是，違法獲取他人設計的行為，不能成為先用權抗辯的基礎，但合法手段并不限于獨立研究完成，也包含先用者從他人處獲得相關設計，包括從專利權人獲得，以及從其他獨立研究完成者處獲得。本案中，甲公司在外觀設計專利權申請日之前公開發(fā)布該設計，該公開行為導致該設計已喪失新穎性，屬于現(xiàn)有設計，不符合獲得外觀設計專利權的條件，其外觀設計專利權申請會因設計不具備新穎性無法獲得批準。若甲公司就該設計已經(jīng)取得該外觀設計專利權，該外觀設計專利權可能面臨無效宣告的風險。

• 結語

總的來說，先用權抗辯的適用需嚴格滿足法定構成要件：即在專利申請日前已完成實施或必要準備，且后續(xù)實施未超出原有范圍。若專利權有效，符合上述要件的先用權人可據(jù)此主張合法抗辯，維系已有生產經(jīng)營。若相關設計在申請日前已因公開而成為現(xiàn)有設計，則先用權人不僅可主張先用權抗辯，更可優(yōu)先考慮以現(xiàn)有設計進行抗辯——在此種情形下，現(xiàn)有設計抗辯的舉證難度通常較低，且可為后續(xù)請求宣告專利無效提供證明材料。

需特別注意的是，當前不少企業(yè)出于試水市場的考慮，習慣于“先上市、后申請”的推廣模式。但是這種“先投入市場試試看”的行為，實則已經(jīng)將該產品的外觀設計主動公開，導致該設計喪失了新穎性，對后續(xù)的外觀設計專利權申請及保護造成了諸多困難和阻礙。

劉慶圓

山東鑫士銘律師事務所律師助理

教育背景

美國南加州大學 法學碩士

專業(yè)領域

公司商事、房地產、知識產權

工作業(yè)績

從業(yè)以來，參與數(shù)十起公司商事、房地產和知識產權糾紛的訴訟、非訴訟案件處理