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醫(yī)藥化學領域補充試驗數據的審查標準——也談司美格魯肽化合物專利無效案

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來源:市場資訊

(來源:金杜研究)

2025年12月31日,最高人民法院對司美格魯肽化合物專利無效案作出二審判決,最終接受了專利權人提交的涉及司美格魯肽化合物的補充試驗數據,并據此撤銷了國家知識產權局此前作出的專利權無效宣告決定。顯然,在接受補充實驗數據的問題上,最高人民法院采取了更為開放的態(tài)度。

該案歷經國家知識產權局、北京知識產權法院以及最高人民法院的審理,是否接受補充試驗數據是每次審理的重點問題之一。作為案件的訴訟代理人,希望通過本文梳理該案的審理經過,分析最高人民法院對補充試驗數據接受標準與其他審理機關相關標準的差異,以便確切把握目前我國對補充試驗數據問題的標準。

第一部分 司美格魯肽化合物專利無效案的經過

司美格魯肽是一種胰高血糖素樣肽-1(GLP-1)受體激動劑,其能夠增加胰腺的胰島素釋放并減少胰高血糖素的過度釋放。由于其作用持續(xù)時間長,因而適合在一天中的任何時間進行每周一次給藥。該藥物于2017年在美國首先獲得批準,目前在世界多個國家(包括中國)上市銷售。

2021年6月,杭州中美華東制藥有限公司對該司美格魯肽化合物專利(ZL200680006674.6)提起無效宣告請求。2022年9月,國家知識產權局作出無效審查決定,認定該專利因為不具有創(chuàng)造性而宣告全部無效。在隨后的行政訴訟中,北京知識產權法院于2023年11月作出一審判決,撤銷國知局的前述無效決定,并要求國知局重新作出無效決定;最高人民法院于2025年12月作出二審判決,駁回了無效請求人的上訴請求,維持一審判決。

01

司美格魯肽化合物專利公開的內容

司美格魯肽化合物專利的保護范圍僅涉及司美格魯肽這一具體化合物。該專利全文公開的唯一技術問題是提供有效的、具有延長作用持續(xù)時間的GLP-1激動劑。在實施例部分,該專利公開了22個化合物的具體制備例,其中包括司美格魯肽化合物。

為了證明該發(fā)明的化合物具有延長作用持續(xù)時間(長效)效果,專利說明書記載了兩組動物實驗,即db/db小鼠試驗和迷你豬試驗。

1. 關于db/db小鼠試驗

該專利在說明書中詳細公開了db/db小鼠的藥效研究的實驗方法,并具體記載了該發(fā)明的GLP-1激動劑在db/db小鼠中的作用持續(xù)時間延長的技術效果,即,“在本發(fā)明的一個方面,GLP-1激動劑在以30nmol/kg劑量施用給db/db小鼠后具有至少24小時的作用持續(xù)時間”。

2. 關于迷你豬試驗

專利說明書還記載了使用迷你豬進行的“每周施用一次的GLP-1類似物的藥物動力學篩選”。具體而言,首先使用迷你豬進行藥代動力學研究(初步篩選), “所述候選物根據該篩選方案顯示了十分有效的降低糖尿病小鼠模型(db/db小鼠)中的葡萄糖的潛力,并且隨后在db/db小鼠模型中具有48小時或更長的持續(xù)時間”。

初步篩選中篩選得到的化合物進一步使用迷你豬進行藥代動力學研究(二次篩選),該二次篩選中的候選化合物為“具有60-70小時或更長的初始終末半衰期的那些化合物”。

經過上述兩輪迷你豬篩選后,在說明書公開了該專利的唯一藥物制劑實施例,其中使用的活性成分是司美格魯肽化合物。

02

專利權人提交的補充試驗數據

在該案中,無效請求人以利拉魯肽作為最接近的現有技術。為了證明司美格魯肽相對于利拉魯肽具有更長的作用持續(xù)時間,專利權人在無效審查階段基于說明書中記載的前述內容,補充提交了分別涉及db/db小鼠和迷你豬的補充實驗數據。

1. 關于db/db小鼠的補充試驗數據

專利權人提交的db/db小鼠模型的數據表明,司美格魯肽在db/db小鼠中具有持續(xù)至少48小時(即,“作用持續(xù)時間”)的降血糖作用,而利拉魯肽在db/db小鼠中具有持續(xù)不超過24小時的降血糖作用。

對于這兩組試驗數據,專利權人特別強調,其中使用的動物模型完全相同,即db/db小鼠模型。另外,涉及司美格魯肽db/db小鼠的實驗數據在該專利的優(yōu)先權日之前已經得到。

2. 關于迷你豬的補充試驗數據

專利權人提交的迷你豬模型的數據表明,司美格魯肽在迷你豬中具有66.7小時(靜脈注射)或70小時(皮下注射)的半衰期,而利拉魯肽在迷你豬中具有12.6小時(靜脈注射)或18.2小時(皮下注射)的半衰期。

03

審理機關對db/db小鼠和迷你豬模型補充試驗數據的認定

對于專利權人提交的上述兩組補充試驗數據,各審理機關給出了不同的結論。

1. 國家知識產權局的認定

(1)本專利說明書僅記載了篩選化合物的標準和目標,并未公開任何化合物的測定結果。

本專利說明書涉及上位概括的化合物或通式化合物, 本領域技術人員結合申請文件的記載無法確定說明書記載的測定方法或者篩選方法篩選的化合物的層級和范圍,無法確定具體是針對哪些化合物進行了篩選。雖然說明書實施例中記載了包含司美格魯肽在內的22個具體化合物的制備過程,但說明書并未記載針對實施例中的22個具體化合物的篩選過程和結果數據。

(2)本領域技術人員結合說明書泛泛記載的活性測定過程和篩選步驟難以確定司美格魯肽是通過篩選獲得的作用時間滿足說明書記載的上述要求的化合物。即,結合說明書的記載可知,專利權人在提交申請時,并未強調和突出司美格魯肽在小鼠中持續(xù)時間可以達到至少48小時,在迷你豬中可以達到60-70小時的半衰期。

因此,上述實驗數據所要證明的具體化合物司美格魯肽具有較長作用時間的技術效果并不能從原始申請文件記載的內容中得出。

2. 北京知識產權法院的判定

(1)雖然通常情況下,通式化合物中包括眾多的具體化合物,而在說明書中并未針對每一個具體化合物記載相應數據的情況下,不能當然“確定”說明書中記載的通式化合物的技術效果必然適于保護范圍內的每一個具體化合物。但這亦并不意味著可以據此而認定該技術效果是斷言,無法從說明書記載的內容中“得到”。在具體化合物所處通式化合物的技術效果已被明確記載的情況下,至少可合理“推定”該技術效果適用于保護范圍內的全部技術方案,相應地,應允許專利權人通過補交實驗數據的方式證明特定的具體化合物同樣具有這一技術效果。

如果不允許補交實驗數據以證明該技術效果,將意味著對于通式化合物而言,說明書中必須針對保護范圍內的每一個具體化合物均記載相應技術效果。進一步地,其亦將意味著對于上位概括的技術方案而言,針對保護范圍內的各個具體技術方案,將無法通過補交實驗數據這一方式證明該技術方案的技術效果。這一要求顯然并不合理且不具有可行性。

(2)對于db/db小鼠模型的實驗數據,雖然說明書中并未給出司美格魯肽在以30nmol/kg劑量施用給db/db小鼠后的作用持續(xù)時間的具體實驗數據,但專利權人可通過補交實驗數據的方式予以證明。當然,這一實驗數據原則上應是申請日前的原始數據,否則難以證明原告在申請日前已驗證了這一技術效果。

(3)對于迷你豬模型的實驗數據,結合說明書該部分內容的上下文記載可以看出,說明書中制備了包括司美格魯肽在內的22個具體化合物,然后對其進行兩次篩選,說明書中記載了初次及二次篩選的標準。但是,說明書中并未對哪些化合物具有上述技術效果做任何記載。因此,對于這一技術效果無法通過補充實驗數據加以證明。

3. 最高人民法院的判定

(1)本案中,本專利說明書[0010]段已明確本專利的發(fā)明目的是開發(fā)能夠每天施用少于一次,例如每兩天或每三天一次優(yōu)選為每周一次,同時保持可接受的臨床特性的新的GLP-1化合物。說明書全文均圍繞提供在體內更長作用持續(xù)時間的GLP-1化合物展開。[0241]段記載了修飾GLP-1(7-37)肽或其類似物位置26處的賴氨酸殘基上B-U’一部分;鯣LP-1類似物的技術方案,指出該技術方案能夠增加GLP-1類似物在患者中的作用事件達到多于約40個小時。[0396]-[0525]段記載了22個化合物的制備方法,其中21個化合物符合[0241]段記載的通式化合物的結構特征,該21個化合物包括司美格魯肽。根據上述內容,已可認定原申請文件中記載了包括司美格魯肽在內的化合物相對于現有技術中的GLP-1化合物具有延長作用持續(xù)時間的技術效果。本領域技術人員可以采用常規(guī)方法驗證該技術效果。

(2)此外,本專利說明書也完整記載了從使用db/db小鼠的藥效研究到通過迷你豬進行每周施用一次的藥代動力學篩選的過程。另外,說明書還記載了兩種用于定量檢測血液樣本中GLP-1類似物濃度的特異性免疫測定法,進一步給出了本領域技術人員合理確信包括司美格魯肽在內的化合物相對于現有技術中的GLP-1化合物能夠延長作用持續(xù)時間的依據?梢,本專利說明書并非僅寬泛地記載通式化合物的技術效果,而是記載了能讓本領域技術人員合理確信具體化合物的特定技術效果優(yōu)于現有技術的相關內容。在此情況下,不能僅因為說明書沒有分別記載具體化合物的技術效果的結果數據,就認為包括司美格魯肽在內的具體化合物是申請日之后作出的選擇發(fā)明,從而剝奪專利權人在無效宣告程序中以補充實驗數據形式的證據證明本專利具備創(chuàng)造性的機會。

(3)從驗證過程和方法的角度看,本專利說明書中以db/db小鼠實驗中測量的效力和作用持續(xù)時間以及迷你豬的靜脈注射和皮下注射實驗中測量的藥代動力學數據作為篩選作用時間更長的GLP-1化合物的依據,與諾和諾德公司提交的補充實驗數據的驗證方法具有一致性,故諾和諾德公司提交的補充實驗數據能夠驗證司美格魯肽相對于現有技術中的GLP-1化合物是否延長作用持續(xù)時間的事實。兩組證據結合,足以證明司美格魯肽的作用持續(xù)時間較利拉魯肽明顯更長。

綜上,對于專利權人提交的db/db小鼠實驗數據和迷你豬實驗數據,在國家知識產權局,兩組數據均不被采信;在北京知識產權法院,db/db小鼠實驗數據被采信但迷你豬實驗數據未被采信;而在最高人民法院,兩組數據均被采信。

第二部分 各審理機關接受補充實驗數據標準的細微差異

2020年8月24日,最高人民法院通過了《最高人民法院關于審理專利授權確權行政案件適用法律若干問題的規(guī)定(一)》,其中第10條即規(guī)定:“藥品專利申請人在申請日以后提交補充實驗數據,主張依賴該數據證明專利申請符合專利法第二十二條第三款、第二十六條第三款等規(guī)定的,人民法院應予審查!

2021年1月15日,修改后的《專利審查指南》正式實施。其中規(guī)定:“對于申請日之后申請人為滿足專利法第二十二條第三款、第二十六條第三款等要求補交的實驗數據,審查員應當予以審查。補充實驗數據所證明的技術效果應當是所屬技術領域的技術人員能夠從專利申請公開的內容中得到的”。

基于上述一系列法律法規(guī)的修訂,最高人民法院和國家知識產權局對于補充試驗數據的審查開始呈現相對寬松的趨向。例如,最高人民法院2020年10月26日作出的二審判決((2019)最高法知行終33號)對接受補充實驗數據的問題給出了具體標準。在該判決中,最高人民法院明確,“基于對現有技術的認知差異、對技術方案發(fā)明點的理解不同、對本領域技術人員認知水平的把握不一致等,申請人在原申請文件中未記載特定實驗數據的情形恐難避免”;谠摽紤],最高人民法院對補充實驗數據的接受問題設立了積極條件和消極條件:

首先,原專利申請文件應當明確記載或者隱含公開了補充實驗數據擬直接證明的待證事實,此為積極條件。有關補充實驗數據的接受不違反先申請原則。

其次,申請人不能通過補充實驗數據彌補原專利申請文件的固有內在缺陷,此為消極條件。

基于(2019)最高法知行終33號判決可知,補充實驗數據接受的前提條件是不違反“先申請原則”。但是,對于 “不違反先申請原則”的具體要求,各級審理機關的認定存在細微差異。

01

關于說明書中是否必須公開具體化合物的技術效果

1. 國家知識產權局要求只有說明書公開了具體化合物的技術效果,才可以補充提交用于證明該技術效果的實驗數據

2021年1月15日修改后的《專利審查指南》,對補充實驗數據的接受標準進行了修改,并在該修改的基礎上,進一步給出了兩個具體示例。特別地,在“【例1】”中明確規(guī)定:“權利要求請求保護化合物A,說明書記載了化合物A的制備實施例、降血壓作用及測定降血壓活性的實驗方法,但未記載實驗結果數據。為證明說明書充分公開,申請人補交了化合物A的降血壓效果數據。對于所屬技術領域的技術人員來說,根據原始申請文件的記載,化合物A的降血壓作用已經公開,補充實驗數據所要證明的技術效果能夠從專利申請文件公開的內容中得到。應該注意的是,該補充實驗數據在審查創(chuàng)造性時也應當予以審查”。

但是,2021年10月24日,國家知識產權局的審查員在《中國知識產權報》上發(fā)表了《補充實驗數據在無效案件中的考量》[1]的文章。在該文章中,對于補充實驗數據的審查,作者再次重申應該符合“先申請制”這一基本原則。在此基礎上,其認為《專利審查指南》第二部分第十章中“3.5.2 藥品專利申請的補交實驗數據”給出審查示例“【例1】”必須滿足以下兩個條件:(1)化合物A是具體公開的化合物,并且在申請文件中已經制備得到,這個條件排除了包含多個化合物的通式的情況,也排除了眾多表格化合物中通過申請日后實驗進一步篩選出的優(yōu)選化合物;(2)另一個條件是化合物A的某一種具體活性已經公開,而并非眾多可能追求的活性中通過申請日后實驗確認選擇一種特定活性,或者從含糊不清的對活性的描述中,選擇出一種具體的優(yōu)選活性,這一點排除了對于跑馬圈地式的可能活性或者機理羅列,日后再篩選特定活性或用途的這一類情形。

基于上述內容可知,如果說明書僅記載了通式化合物的技術效果,那么對于具體化合物的補充實驗數據,國家知識產權局認為基于通式技術效果而補充提交的用于證明具體化合物具有該技術效果的實驗數據不能被接受。

正是由于該標準,在司美格魯肽案中,國家知識產權局即沒有接受db/db小鼠的補充實驗數據,又沒有接受迷你豬的補充實驗數據。

2. 北京知識產權法院認為,如果說明書中記載了通式化合物的技術效果,那么基于該通式化合物的技術效果補充提交具體化合物的實驗數據應當被采信

對于該問題,如前所述,北京知識產權法院給出了明確的態(tài)度,即,雖然通常情況下,通式化合物中包括眾多的具體化合物,而在說明書中并未針對每一個具體化合物記載相應數據的情況下,不能當然“確定”說明書中記載的通式化合物的技術效果必然適于保護范圍內的每一個具體化合物。但這亦并不意味著可以據此而認定該技術效果是斷言,無法從說明書記載的內容中“得到”。在具體化合物所處通式化合物的技術效果已被明確記載的情況下,至少可合理“推定”該技術效果適用于保護范圍內的全部技術方案,相應地,應允許專利權人通過補交實驗數據的方式證明特定的具體化合物同樣具有這一技術效果。

如果不允許補交實驗數據以證明該技術效果,將意味著對于通式化合物而言,說明書中必須針對保護范圍內的每一個具體化合物均記載相應技術效果。進一步地,其亦將意味著對于上位概括的技術方案而言,針對保護范圍內的各個具體技術方案,將無法通過補交實驗數據這一方式證明該技術方案的技術效果。這一要求顯然并不合理且不具有可行性。

顯然,北京知識產權法院認為,如果說明書中公開了通式化合物的技術效果,那么基于該內容補充提交的涉及具體化合物的實驗數據可以被采信。

正是由于該標準,司美格魯肽案中,北京知識產權法院接受了涉及db/db小鼠的補充實驗數據。但是由于說明書中沒有記載通式化合物涉及迷你豬的技術效果,從而沒有接受專利權人補充提交的迷你豬實驗數據。

3. 最高人民法院同樣認為,如果說明書中記載了通式化合物的技術效果,那么基于該通式化合物的技術效果補充提交具體化合物的實驗數據應當被采信

對于該問題,最高人民法院在司美格魯肽化合物案的二審判決中給出了非常經典的論述,即,

“在創(chuàng)造性判斷中,補充實驗數據的待證事實應當是專利技術方案相對于現有技術的技術效果更優(yōu),而不是本領域技術人員能否實現該技術效果,故不能以實質上的公開充分標準審查創(chuàng)造性判斷中的補充實驗數據是否應予接受。在創(chuàng)造性判斷中允許接受補充實驗數據的本質原因在于,要求專利申請人在申請日時完成此后證明創(chuàng)造性所需要證明的技術效果的全部驗證過程并將結果記載在專利說明書中,不符合實際情況,對于專利申請人而言過于嚴苛”。

“如果專利申請人曾經明確或隱含主張過專利技術方案相對于現有技術的技術效果更優(yōu),本領域技術人員在既知曉現有技術情況,又知曉本專利技術方案,同時知曉驗證技術效果的方法的情況下,即便說明書中缺少具體的驗證結果的記錄,也足以判斷是否可以合理確信專利申請人的主張”。

“因此,根據前述積極條件和消極條件,在創(chuàng)造性判斷中審查是否接受補充實驗數據,應審查的內容是專利申請人是否明確主張或隱含主張過專利技術方案相對于現有技術的技術效果更優(yōu)的事實,并且該事實在本領域技術人員看來是否可以合理確信。如果本領域技術人員可以合理確信專利申請人在原申請文件中的主張,就應當允許專利申請人針對創(chuàng)造性判斷中的具體爭議,圍繞其曾主張過的事實,依據事后提交的證據予以證明”。

“對于原申請文件中已記載較寬范圍的技術方案所取得的技術效果、補充實驗數據擬證明較窄范圍的技術方案所取得的技術效果之情形,也應遵循相同的邏輯,綜合考慮要求保護的技術方案與說明書記載的技術效果對應的技術方案之間的關系、本領域技術人員是否知曉驗證技術效果的方法等因素,判斷原申請文件是否公開了補充實驗數據擬直接證明的待證事實”。

顯然,最高人民法院與北京知識產權法院同樣認為,如果說明書中記載了較寬范圍技術方案(例如通式化合物)的技術效果,那么基于該通式化合物的技術效果補充提交較窄范圍技術方案(例如具體化合物)的實驗數據應當被采信。

02

關于補充實驗數據是否必須在申請日(優(yōu)先權日)之前完成

1. 國家知識產權局并不要求補充提交的實驗數據必須在申請日(優(yōu)先權日)前完成

2021年1月15日修改后的《專利審查指南》中,對于補充實驗數據,僅規(guī)定“對于申請日之后申請人為滿足專利法第二十二條第三款、第二十六條第三款等要求補交的實驗數據,審查員應當予以審查。補充實驗數據所證明的技術效果應當是所屬技術領域的技術人員能夠從專利申請公開的內容中得到的”。其中并沒有要求該補充實驗數據必須在申請日(優(yōu)先權日)之前產生。

例如,在卡利拉嗪晶體無效案(第47087號無效決定)中,專利說明書記載了卡利拉嗪單鹽酸鹽具有高純度,專利權人據此提交了補充實驗數據,擬證明卡利拉嗪單鹽酸鹽相比于卡利拉嗪的其他鹽具有更好的純度。

對于專利權人提交的上述補充實驗數據,國家知識產權局認定,由于卡利拉嗪單鹽酸鹽相比卡利拉嗪的其他鹽具有較高的純度是專利權人在申請日前已經關注且應該已經進行了研究的技術效果,因此,專利權人在申請日后根據審查需要補充相應實驗數據來證明卡利拉嗪單鹽酸鹽具有較高純度可以被納入考慮。

依據無效決定中的上述認定可知,國家知識產權局接受上述補充實驗數據的原因在于,只要所證明的技術效果是從原始說明書中可以獲得的事實,那么補交實驗數據自然符合“先申請”原則,因此無論該實驗數據是否在申請日(優(yōu)先權日)前已經產生,所提交的補充實驗數據均可采信。

2. 北京知識產權法院要求補充提交的實驗數據必須在申請日(優(yōu)先權日)前完成

但是,對于上述卡利拉嗪晶體無效案,北京知識產權法院持有不同觀點。在該案的行政訴訟中,對于說明書中公開了的高純度這一技術效果,法院認為,雖然說明書中沒有提供相應的數據,但專利權人可以補交實驗數據以進一步證明該技術效果,然而用以證明上述技術效果的相關實驗數據應包括產生于訴爭專利申請日之前的實驗數據,以避免違反先申請原則。

北京知識產權法院對補充實驗數據的這一要求在多個案件中均有體現。例如,在司美格魯肽化合物無效案中,一審判決特別強調,“雖然說明書中并未給出司美格魯肽在以30nmol/kg劑量施用給db/db小鼠后的作用持續(xù)時間的具體實驗數據,但原告可通過補充實驗數據的方式予以證明。當然,這一實驗數據原則上應是申請日前的原始數據,否則難以證明原告在申請日前已驗證了這一技術效果”。

顯然,北京知識產權法院的觀點是,即使從原始說明書中可以獲得技術效果,但只有在申請日之前產生證明技術效果的相關補充實驗數據才可被采信。

3. 最高人民法院對于補充實驗數據的產生時間沒有要求

對于該問題,最高人民法院在(2019)最高法知行終33號判決中指出,“不能以申請人或有可能作不實記載為由,當然地要求其所提交的補充實驗數據形成于申請日或者優(yōu)先權日之前”。

另外,最高人民法院在(2019)最高法知行終235號判決中又指出“不能以申請人或有可能作不實記載為由,當然地要求其所提交的補充實驗數據形成于申請日或者優(yōu)先權日之前。如果原專利申請文件已經公開了有關實驗方法和實驗結論,僅缺少實驗數據,且該實驗結論恰系補充實驗數據擬證明的待證事實,那么基于誠實信用原則,原則上可以推定權利人在申請日或者優(yōu)先權日之前完成了原專利申請文件所載實驗,其補充提交的實驗數據原則上應當是有關原始實驗數據;確有正當理由不能提供原始實驗數據的,應該提供與原專利申請文件公開的有關實驗方法、條件等一致的補充實驗數據”。

因此,在司美格魯肽化合物無效案中,最高人民法院沒有特別關注專利權人補充提交的db/db小鼠實驗數據和迷你豬實驗數據的產生時間。

03

關于專利說明書中是否需要記載獲得補充實驗數據的實驗方案

1. 如果在專利說明書中記載有補充實驗的實驗方案,將有助于補充實驗數據被國家知識產權局采信

根據目前的審查實踐,對于專利說明書中公開了具體的技術方案、該技術方案能夠實現的技術效果以及測定該技術效果的實驗方案,對于采用說明書中記載的實驗方案測定得到的該技術方案的具體效果數據,國家知識產權局一般予以接受。

例如,在第48636號無效決定中,盡管專利說明書并未記載要求保護的9.12化合物的具體活性數值,但是公開了采用該具體化合物進行活性實驗的方法,并且記載了對小麥隱匿柄銹菌引起的小麥葉銹病的治療活性中,該化合物處理的植物顯示出至多20%的侵染。對于上述技術效果,專利權人在無效程序中提供了補充實驗證據以對要求保護的具體化合物9.12與現有技術進行對比。由于專利說明書中記載了涉及植物侵染的技術效果,并且記載了測定植物侵染的實驗方法,最終上述補充實驗數據被國家知識產權局采信。

結合上述無效決定可以看出,修改后的《專利審查指南》中對“得到”的要求僅僅在于專利說明書可以不公開具體的實驗數據,但是依然要求說明書應該公開明確的保護對象、明確的技術效果以及測定該效果的具體實驗方法。

2. 如果在專利說明書中記載有補充實驗的實驗方案,并且補充實驗數據采用專利說明書記載的實驗方案,將有助于補充實驗數據被北京知識產權法院采信

北京知識產權法院一貫認為,被接受的補交實驗數據是否可以“采信”,取決于該技術效果是否屬于申請人在訴爭發(fā)明申請日之前的技術貢獻,以及本領域技術人員是否可以確認該效果。

在(2019)京73行初7080號一審判決中,原告(專利權人)在無效程序中提交了專家意見以證明涉案專利化合物所取得的技術效果。該一審判決指出:“對于原告補交的實驗數據,因本專利說明書中所給出的技術效果為體外實驗中的高拮抗低激動AR活性效果,而原告補交的實驗數據所測試的則是動物體內實驗中對于腫瘤大小變化的效果,在兩種技術效果并非必然對應的情況下,原告補交的實驗數據無法證明本專利權利要求1相對于化合物31具有更好的高拮抗低激動AR活性”。據此,北京知識產權法院并未采信專利權人補交的實驗數據。

在司美格魯肽化合物無效案中,北京知識產權法院認定,“基于上述證據可以看出,在本專利優(yōu)先權日之前,原告(專利權人)已經完成了司美格魯肽的相關活性測定實驗并獲知相應數據”,并據此接受了專利權人提交的補充實驗數據,得到“這一對比數據說明本專利權利要求1的司美格魯肽具有更長的作用持續(xù)時間”的結論。

3. 如果在專利說明書中記載有補充實驗的實驗方案,并且補充實驗數據采用專利說明書記載的實驗方案,該補充實驗數據很可能被最高人民法院采信

對于該問題,最高人民法院在司美格魯肽化合物無效案中給出了明確的指引,即,“從驗證過程和方法的角度看,本專利說明書中以db/db小鼠實驗中測量的效力和作用持續(xù)時間以及迷你豬的靜脈注射和皮下注射實驗中測量的藥代動力學數據作為篩選作用時間更長的GLP-1化合物的依據,與諾和諾德公司提交的補充實驗數據的驗證方法具有一致性,故諾和諾德公司提交的補充實驗數據能夠驗證司美格魯肽相對于現有技術中的GLP-1化合物是否延長作用持續(xù)時間的事實”。

也就是說,在說明書中記載有實驗方案以及實驗結果的情況下,基于該實驗方案獲得的補充實驗數據很可能會被最高人民法院采信。

04

小結

通過上述比較可以看出,雖然《審查指南》規(guī)定“補充實驗數據所證明的技術效果應當是所屬技術領域的技術人員能夠從專利申請公開的內容中得到的”,但是對于涉及創(chuàng)造性的補充實驗數據中的“得到”,各審理機關有不同的審查標準。

在國家知識產權局的審查中,說明書必須記載有具體化合物的技術效果、以及驗證該技術效果的實驗方案,在此基礎上補充提交的用于證明上述技術效果的實驗數據才可能被采信。

在北京知識產權法院,當說明書記載了通式化合物的技術效果以及驗證該技術效果的實驗方案時,如果補充提交的證明上述通式化合物所涵蓋的具體化合物的技術效果的實驗數據是在申請日(優(yōu)先權日)之前獲得的,則該補充提交的實驗數據可以被采信。

而在最高人民法院,當說明書記載了通式化合物的技術效果以及驗證該技術效果的實驗方案時,補充提交的用于證明上述通式化合物所涵蓋的具體化合物的技術效果的實驗數據(無論是否是申請日(優(yōu)先權日)之前的實驗數據)可以被采信。

第三部分 司美格魯肽化合物無效案二審判決的意義

是否接受專利權人在申請日后提交的補充實驗數據,長期以來都是醫(yī)藥專利審查與司法實踐中的核心爭議焦點。盡管最高人民法院在“替格瑞洛晶型”無效案、“恩雜魯胺化合物”無效案等標志性案件中已就補充實驗數據的認定標準確立了指導原則,但法院與國家知識產權局在實際適用中仍存在些許差異。

司美格魯肽化合物專利無效案在中國始終受到醫(yī)藥行業(yè)的密切關注,因為其觸及中國專利實踐中關于補充實驗數據的核心爭議,其判決影響無疑已超越個案本身。

01

確立了更為清晰、合理且有利于創(chuàng)新的補充實驗數據審查標準

該判決糾正了以往審查實踐中對于接受補充實驗數據過于嚴苛和僵化的傾向,指出要求申請人在申請日時將此后用于證明創(chuàng)造性所需的技術效果的全部實驗方法和實驗結果均記載在說明書中,對專利申請人而言過于苛刻,因此,不能以公開充分的標準審查創(chuàng)造性判斷中補充實驗數據是否能夠被接受。

這是本案最為核心的司法突破,即使專利說明書中僅公開了通式化合物的“概括性”或“寬泛性”技術效果,如果本領域技術人員基于說明書整體內容能夠合理“得到”該技術效果,專利權利人就能夠通過提交申請日后的補充實驗數據證明具體化合物具有該技術效果。

該標準降低了創(chuàng)新主體,特別是原研藥企,在專利申請階段因無法預期此后所有可能的對比文件而面臨“缺少創(chuàng)造性”的風險,增強了專利權的可預期性和穩(wěn)定性。

02

統(tǒng)一了司法與行政審查的尺度,發(fā)揮了司法引領作用

該判決直接回應了長期以來法院與國家知識產權局在基于通式化合物的技術效果是否可以補充提交具體化合物相應實驗數據認定標準上的分歧。最高人民法院通過該案,以司法判決方式明確了法律適用的統(tǒng)一規(guī)則。

為法院今后審理類似案件提供了直接的、權威的判例指引;對國家知識產權局今后審查實踐具有重要的指導和約束作用,促進“同案同判”;對各創(chuàng)新主體減少了因標準不一而產生的法律不確定性,使其在專利布局和維權時能有更清晰的預判。

自2021年《審查指南》對補充實驗數據的認定標準進行修改以來,司美格魯肽化合物專利無效案是最高人民法院罕見撤銷國家知識產權局不接受補充實驗數據的案例,特別是對醫(yī)藥專利補充實驗數據的接受標準進行了全面闡述,其判決說理充分、標準明確,旨在作為代表性示范案例。

03

彰顯了中國加強知識產權保護、激勵醫(yī)藥創(chuàng)新的堅定決心

在醫(yī)藥這個高度依賴專利保護的長周期、高投入的產業(yè),專利審查標準的導向直接關系產業(yè)信心。

司美格魯肽由于優(yōu)異的市場表現,使得諾和諾德公司在2024年的總市值甚至超過了丹麥王國的國民生產總值,成為“歐洲市值之王”。正是因為上述原因,司美格魯肽化合物專利在中國的無效案件不僅在中國被業(yè)內高度關注,甚至在國際上也被多次提及和討論,例如國際生物醫(yī)藥知識產權聯(lián)盟(INTERPAT,The International Patent Consortium for Pharmaceuticals)和歐洲制藥工業(yè)和協(xié)會聯(lián)合會 (EFPIA, European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations)的正式會議中多次討論和提及該無效案件。很多跨國藥企甚至將該案件的審理視為中國政府保護醫(yī)藥知識產權的風向標。

該案件的二審判決一經作出,立即引起國內外醫(yī)藥公司關注,諾和諾德CEO Mike Doustdar表示,“這一結果對司美格魯肽而言極具積極意義,彰顯了政府保護醫(yī)藥創(chuàng)新的堅定決心。該判決也將增強外國企業(yè)在華可持續(xù)發(fā)展的信心,激勵企業(yè)進一步研發(fā)和引入創(chuàng)新藥物,最終惠及廣大患者”。

此外,該判決同樣也鼓勵和保障國內醫(yī)藥企業(yè)進行真正的源頭創(chuàng)新(First-in-class)和實質性改進(Me-too with differentiation),引導產業(yè)從“仿制為主”向“創(chuàng)新驅動”轉型升級。

綜上所述,司美格魯肽專利無效案二審判決的意義遠超個案勝負。它是一次重要的司法標準澄清,一次關鍵的行政司法尺度統(tǒng)一,也是一次強烈的創(chuàng)新保護政策宣示。該判決通過確立一個更科學、更靈活、更貼近研發(fā)實際的補充實驗數據審查標準,有力地平衡了專利制度中“公開換保護”的基本原理與鼓勵產業(yè)技術創(chuàng)新的終極目標,對中國醫(yī)藥產業(yè)的創(chuàng)新生態(tài)建設具有積極的塑造作用,在中國醫(yī)藥創(chuàng)新飛速發(fā)展的今天,具有指導意義。

腳注:

[1] https://finance.sina.com.cn/tech/2021-10-25/doc-iktzqtyu3360492.shtml

本文作者

業(yè)務領域:醫(yī)藥、生物、化學等領域的專利申請、專利無效、專利訴訟等業(yè)務以及相關領域的疑難案件處理

邰紅律師在國際知識產權界受到高度認可,連續(xù)多年被MIP和IAM雜志推介為世界領軍專利從業(yè)者(The World’s Leading Patent Practitioners)、領先律師(Leading Lawyer)。邰紅律師曾獲評我國首批知識產權領軍人才以及國知局首批專利領軍人才,并連續(xù)多年被錢伯斯亞太法律指南、錢伯斯大中華區(qū)法律指南評為知識產權領域“業(yè)界賢達”。


郭煜

知識產權部

guoyu@cn.kingandwood.com

封面圖源:問題少年002·杜飛辰

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