小米公司商標維權汽修店的新聞成為媒體焦點[i]。起因是湖南兩家汽修小商戶收到了小米公司的侵權通知函，稱其字號中帶有“小米”侵犯了小米公司的注冊商標專用權，且構成不正當競爭。這兩家小商戶的負責人對此都感到難以理解，因為他們都姓米，感覺企業(yè)字號叫小米很自然。鑒于這不是近期唯一一起車企法務部維權小商戶引發(fā)爭議的案件[ii]，所以今天就跟大家聊聊這個事情。

一、小米公司的商標權利基礎

小米的商標權利基礎有二，分別在第9類和第37類。如果要維權，既可以使用第37類的商標做相同類別商標維權，也可以使用第9類的手機商標申請認定馳名商標，做跨類保護。但問題是，這兩條路都不好走。

1、第16443351號小米商標，類別37類，注冊時間：2022年11月28日，主要服務：汽車保養(yǎng)和修理。

此類別小米從2011年起就做了大量申請，但筆者初步查詢后發(fā)現(xiàn)，汽車保養(yǎng)和修理的服務獲得商標注冊的時間是2022年11月28日。取得商標注冊的時間比較晚，會給小米的商標維權造成一定麻煩，因為被維權的商戶會主張自己使用小米的時間早于商標注冊時間。不過這個抗辯大概率不會被法院認定為合理使用，具體后文會討論。

小米汽車目前尚未上線銷售，所以對應的汽車保養(yǎng)和維修服務商目前只有宣傳，并無使用，因此無法索賠，依據(jù)是商標法第64條：“注冊商標專用權人不能證明此前三年內(nèi)實際使用過該注冊商標，也不能證明因侵權行為受到其他損失的，被控侵權人不承擔賠償責任?！?/p>

哪怕小米汽車上市了，小米就汽車的維修行為主張在維修服務上使用了商標的，法院也不一定接受。因為在很多商標三年未使用撤銷的訴訟中，法院的司法觀點都認為，生產(chǎn)商的維修服務實際使用的還是產(chǎn)品商標，不能作為其維修產(chǎn)品的服務商標的使用證據(jù)?？偨Y一下就是，用這個商標維權，商標獲得的時間比較晚，可以主張停止使用，但要獲得賠償有難度。

2、第8228211號小米商標，類別9類，注冊時間：2011年4月28日，主要產(chǎn)品：手提電話。

用馳名商標維權有什么好處？首先，認馳的第9類商標注冊時間早，有十多年的歷史，被維權的商戶估計不會比這個時間早。其次，小米汽車目前尚未上線銷售，所以對應的汽車保養(yǎng)和維修服務商目前只有宣傳，并無使用，因此無法索賠，但馳名商標跨類保護就不受這個限制了。

用馳名商標維權也有缺點，在維權侵權行為時，行政投訴的效率比法院訴訟高很多，但馳名商標一般需要法院認定，行政投訴較難認定。同時，小米的手機上的知名度能不能延伸到汽車維修的服務項目，技術上難度也不小。我個人認為，在小米汽車上市之前，手機和汽修的關聯(lián)性還不夠強，如果小米現(xiàn)階段起訴汽修服務商商標侵權并要主張馳名商標跨類保護的，法院認定小米商標不能跨類到37類獲得保護的可能性要大于支持跨類到37類進行保護。

二、商標在先使用為何不被認定為合理使用？

如果小米發(fā)函后，小商戶拒絕更名，小米就只能通過向市場監(jiān)管局行政投訴或者去法院起訴來實現(xiàn)維權目的。目前不清楚小商戶是何時開始使用小米作為店招的，假定小商戶的字號起名時間早于小米注冊商標申請時間的，是不是就可以不更名了？我的經(jīng)驗是，對中小商戶而言，很難。

我國《商標法》第59條規(guī)定：商標注冊人申請商標注冊前，他人已經(jīng)在同一種商品或者類似商品上先于商標注冊人使用與注冊商標相同或者近似并有一定影響的商標的，注冊商標專用權人無權禁止該使用人在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標，但可以要求其附加適當區(qū)別標識。

解讀一下，要構成合理使用的，商標法規(guī)定了兩個條件：先于商標權人申請前使用，以及使用商標要有一定影響。有一定影響是要舉證的，比如銷量較大的證據(jù)、獲獎的證據(jù)，廣告投放的證據(jù)。實踐中，中小商戶很難舉證出相應的商標使用有影響的證據(jù)。

寫到這里，如果小商戶先于小米公司使用小米作為字號的，筆者也覺得被維權的小商戶挺冤的：對小米的商標，他們使用在先，而且并沒有混淆行為（沒有用小米LOGO的字體，也沒有攀附小米的設計風格或者知名度），但小米大概率還是能讓小商戶改名。

三、小米維權汽修商戶和理想維權貼膜店有何區(qū)別？

在小米本次維權之前，理想汽車一個月前就因維權理想貼膜店的事情就曾經(jīng)被媒體熱議過。大致的案情，理想起訴了一家以“理想”命名的汽車貼膜店，也是以12類的汽車商標主張馳名商標跨類保護，要求停止侵權、公司更名，外加索賠120萬元。媒體曝光后，理想法務部稱該店“冒充理想汽車官方”進行銷售、團購等在內(nèi)的商業(yè)活動，并被當?shù)剀囍髋e報。

筆者就該案接受記者采訪時，記者向筆者表達了對理想的不滿：“輿論普遍反感這種行為……大公司欺負小老百姓”。但看了案情，筆者倒是覺得貼膜店如果真的有混淆行為的，被起訴倒是不冤。對于明目張膽的冒充官方授權店的行為，公司法務部要是無動于衷，那才是失職。當然，案件已經(jīng)進入司法審理，是非曲直還是等法院評說。

小米和理想的維權行為最大的區(qū)別在于，理想是發(fā)現(xiàn)有侵權才維權的，而小米則是在產(chǎn)品上市前預防性維權：小米汽車即將上市，在產(chǎn)品上市前，對市場上存在的可能侵權知識產(chǎn)權的商戶發(fā)函做一輪警告，發(fā)函能嚇住的，最好迫使他們更名。不能嚇住的則可以做進一步的行政投訴或者民事起訴。

但問題是，作為一家大公司，給小商戶發(fā)函時也要考慮一下別人的感受。新聞中說，小米公司法務部一位員工表示，《侵權通知函》并不是針對個別人，而是通過企查查搜索關鍵字，整理企業(yè)名單，集中寄送《侵權通知函》。而“企查查”檢索“小米汽車”關鍵詞發(fā)現(xiàn)，類似企業(yè)高達1300多家。

如果法務部一下發(fā)一千多侵權通知給各地商戶，根據(jù)小米的知名度產(chǎn)生的威懾力，肯定會有不少商戶改名的，法務部年終總結時肯定也算是一個成績。但對于小米公司而言，這筆買賣他們是賺是虧真不好說。因為維權效果雖然很難量化，但這么多函發(fā)出去，仇恨肯定拉得更多。

我國的文化講究和諧，“健訟”這個詞一般是被作為貶義詞的，經(jīng)營這些汽修、汽車飾品店的應該都是普通老百姓，說不定還是小米的粉絲，結果“人在家中坐，函從天上來”，一下就被侵權警告了。雖然畏于小米大公司的威懾力，被迫改名，但人家心里肯定是不服的。在輿論層面，這樣的發(fā)函更不得人心，君不見理想針對混淆行為的維權記者都不滿，小米這種未雨綢繆的發(fā)函恐怕更不得人心吧。

而對小米這樣的大公司而言，企業(yè)的美譽度是很重要的，如果輿論對你不滿意，覺得你霸道，消費者就會用腳投票離開你的產(chǎn)品。這次發(fā)函是為了汽車上市開路，但畢竟汽車是小米還沒上市的產(chǎn)品，小米現(xiàn)在打市場，靠的可是手機、電腦這些大眾消費品，如果為了沒上市的汽車維權，搞壞了聲譽，影響了大眾消費品的基本盤，那可真虧大發(fā)了。

最后，作為一個在大公司法務部工作過的人，我覺得根據(jù)我國的文化，對于批量維權這種事情，啟動時需非常謹慎，發(fā)現(xiàn)侵權再起訴比預防性海量發(fā)侵權警告函要好。公司法務部在給小商戶，尤其是那種沒什么過錯或者過錯不大的小商戶、個人維權時，不可過度維權，老百姓善良，莫名其妙收到警告函可能會把人家嚇著，對社會和諧不利。最怕贏了官司，輸了人心和市場。

本文作者：游云庭，上海大邦律師事務所高級合伙人，知識產(chǎn)權律師。本文僅代表作者觀點。

[i] https://mp.weixin.qq.com/s/F5GZtZIODZo4xfuNZs3UDw

[ii] https://baijiahao.baidu.com/s?id=1772274330633984167&wfr=spider&for=pc