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（來(lái)源：金誠(chéng)同達(dá)）

作者 | 周琪

前言

技術(shù)許可合同里，有幾類常見(jiàn)的條款會(huì)與知識(shí)產(chǎn)權(quán)（以下簡(jiǎn)稱“IP”）侵權(quán)相關(guān)：IP維權(quán)條款（第三方侵犯許可IP時(shí)，合同雙方該如何采取維權(quán)行動(dòng)）、不侵犯第三方IP的陳述保證（許可方對(duì)使用許可IP不侵犯第三方IP情況提供陳述和保證），以及IP侵權(quán)賠償條款（被許可方使用許可IP導(dǎo)致侵犯第三方IP時(shí)，許可方如何提供救濟(jì)）。如何設(shè)置這三類條款，通常取決于交易的模式、許可IP的實(shí)際情況，以及雙方的談判地位。本文將簡(jiǎn)要介紹此類條款，并分析交易雙方在條款背后的考量。

01.

IP維權(quán)條款

技術(shù)許可交易達(dá)成后，被許可方可在許可地域范圍內(nèi)實(shí)施許可IP，比如利用許可IP研發(fā)、制造和銷售許可產(chǎn)品。此時(shí)，如果某第三方在許可地域內(nèi)實(shí)施了侵犯許可IP的行為，雙方該如何采取維權(quán)行動(dòng)呢？這一般會(huì)涉及到以下幾個(gè)問(wèn)題：哪一方有權(quán)維權(quán)、采取維權(quán)行動(dòng)的機(jī)制/流程（包括如何互相配合），以及維權(quán)取得的收益如何分配。

（1）維權(quán)權(quán)利與許可類型的對(duì)應(yīng)關(guān)系

維權(quán)主導(dǎo)權(quán)通常取決于許可的排他性以及被許可方的商業(yè)投入程度。獨(dú)占許可下，被許可方作為在許可地域內(nèi)唯一的IP實(shí)施方，若出現(xiàn)第三方侵權(quán)，被許可方往往是直接甚至唯一的利益受損方，因此被許可方一般希望掌握維權(quán)決定權(quán)和主導(dǎo)權(quán);。普通許可下，鑒于許可地域內(nèi)可能存在多個(gè)被許可主體，許可方希望統(tǒng)一維權(quán)口徑，避免多頭行動(dòng)影響整體維權(quán)與談判策略，因此許可方一般不會(huì)授予被許可方采取維權(quán)行動(dòng)的權(quán)利。排他許可介于兩者之間，取決于許可方整體維權(quán)策略和被許可方的商業(yè)投入程度，比較常見(jiàn)的機(jī)制是許可方主導(dǎo)、被許可方參與，并在許可方不行動(dòng)或不合理拖延時(shí)給被許可方以“代位推進(jìn)”的權(quán)利。

關(guān)于獨(dú)占許可、排他許可以及普通許可的區(qū)別，請(qǐng)見(jiàn)文章《技術(shù)許可“攻守道”（一）——軟件許可關(guān)鍵條款解析》第2章的介紹。

（2）明確約定可執(zhí)行的流程

確定哪一方有權(quán)采取維權(quán)行動(dòng)后，接下來(lái)便是將整體維權(quán)行動(dòng)拆成具體流程：發(fā)現(xiàn)侵權(quán)后的通知和證據(jù)保全協(xié)作；主導(dǎo)方的響應(yīng)窗口與行動(dòng)方案準(zhǔn)備；另一方提供法律文件、技術(shù)支持等配合；起訴、撤訴、和解、許可談判等關(guān)鍵決定的控制權(quán)邊界以及雙方之間的協(xié)商機(jī)制等。將每一個(gè)流程都寫(xiě)清楚，才不會(huì)在真正需要行動(dòng)時(shí)產(chǎn)生爭(zhēng)議或出現(xiàn)混亂。

需要注意的是，盡管協(xié)議中已經(jīng)明確約定被許可方可獨(dú)自采取維權(quán)行動(dòng)，某些權(quán)利類型或特定許可結(jié)構(gòu)下，被許可方是否能單獨(dú)起訴可能存在不確定性。不同司法轄區(qū)或者同一司法轄區(qū)的不同法院可能會(huì)有不一致的實(shí)踐要求。對(duì)被許可方而言，我們更建議在合同中要求許可方提供必要授權(quán)文件，以及在必要的情況下共同起訴或配合出庭，并進(jìn)一步將拒絕配合與違約責(zé)任直接綁定，避免進(jìn)入訴訟才發(fā)現(xiàn)權(quán)利在手但資格不夠。

（3）成本與收益分配

維權(quán)行動(dòng)可能帶來(lái)經(jīng)濟(jì)收益，比如損害賠償、許可費(fèi)或和解金，這類經(jīng)濟(jì)收益如何在雙方之間分配需要事先考慮。通常的原則是，先回收成本，后按比例分配（或者不分配）。以排他許可為例，若被許可方主導(dǎo)維權(quán)行動(dòng)并承擔(dān)主要成本，可約定取得的經(jīng)濟(jì)收益先扣除雙方的維權(quán)支出，剩余部分按照一定比例在二者之間進(jìn)行分配——考慮到被許可方的維權(quán)主導(dǎo)地位，在收益分配時(shí)通常也應(yīng)體現(xiàn)激勵(lì)機(jī)制。

02.

不侵犯第三方IP的陳述保證

（1）什么是“陳述”與“保證”

“陳述（representation）”與“保證”（warranty）通常成對(duì)出現(xiàn)，是交易文件里最常見(jiàn)的風(fēng)險(xiǎn)分配工具之一，在跨境股權(quán)/資產(chǎn)交易、融資、重大采購(gòu)、技術(shù)許可等合同中十分常見(jiàn)?！瓣愂觥笔且环綄?duì)既存事實(shí)或狀態(tài)的說(shuō)明，目的是讓對(duì)方據(jù)此作出交易決策并確定價(jià)格與交割條件；“保證”更接近合同義務(wù)層面的承諾，強(qiáng)調(diào)該事實(shí)或狀態(tài)在約定范圍/期間或特定時(shí)點(diǎn)成立，并在不成立時(shí)觸發(fā)合同救濟(jì)。

在英美法合同語(yǔ)境中，陳述不實(shí)通常可能引向因錯(cuò)誤信息導(dǎo)致的訂約救濟(jì)（例如合同撤銷、欺詐或過(guò)失失實(shí)陳述下的損害賠償?shù)?，但具體取決于適用法與合同救濟(jì)安排），強(qiáng)調(diào)對(duì)交易決策的污染；保證被違反則屬于合同違約，救濟(jì)以損害賠償為核心，通常不以“是否影響訂約決策”為前提。實(shí)踐中，交易雙方常將二者合并使用（例如“represent and warrant to the other party”），并通過(guò)專門條款把救濟(jì)路徑進(jìn)一步合同化。

在中國(guó)法下，“陳述”、“保證”不是法定術(shù)語(yǔ)，也沒(méi)有以“陳述保證”為名的專門制度安排或統(tǒng)一裁判規(guī)則。這類條款通常會(huì)被法院作為當(dāng)事人意思自治下的一般性合同安排予以評(píng)價(jià)——法院會(huì)先看該條款是否構(gòu)成合同權(quán)利義務(wù)的一部分、是否足夠明確、是否屬于交易關(guān)鍵事實(shí)，以及違反陳述保證時(shí)是否滿足違約、締約過(guò)失、欺詐、重大誤解等情況的構(gòu)成要件。也就是說(shuō)，中國(guó)法院并不會(huì)因?yàn)楹贤袑?xiě)了“陳述保證”條款，就相應(yīng)適用英美法下的救濟(jì)，而是基于條款功能與事實(shí)基礎(chǔ)，按照中國(guó)法的規(guī)定提供救濟(jì)。當(dāng)然，雙方也可以在適用中國(guó)法的合同中明確約定違反陳述保證條款的具體救濟(jì)，法院通常會(huì)傾向于尊重雙方的意思自治（在不違反強(qiáng)制性規(guī)定的前提下）。

（2）不侵權(quán)陳述保證及背后的考量

在技術(shù)許可合同中，“不侵權(quán)陳述”是關(guān)于許可方已知的與侵犯第三方IP相關(guān)事實(shí)的披露與確認(rèn)（比如是否曾收到第三方的IP侵權(quán)指控、是否知悉或被告知存在潛在侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)），目的是給被許可方一個(gè)暫無(wú)IP侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)的事實(shí)安全感；“不侵權(quán)保證”是關(guān)于在約定范圍內(nèi)使用許可IP不侵犯第三方IP的合同承諾，目的是給被許可方一個(gè)后續(xù)無(wú)IP侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)的未來(lái)安全感，同時(shí)也常常作為IP侵權(quán)救濟(jì)的觸發(fā)條件。

具體而言，“不侵權(quán)陳述”通常圍繞信息披露與風(fēng)險(xiǎn)線索展開(kāi)：許可方陳述其就許可IP及其授權(quán)使用，未收到或未獲知第三方提出的侵權(quán)主張、警告函、行政投訴、訴訟仲裁，以及不存在已知的權(quán)利瑕疵、權(quán)屬爭(zhēng)議。由于涉及事實(shí)情況說(shuō)明，許可方通常會(huì)用“知識(shí)標(biāo)準(zhǔn)（knowledge qualifier）”、“披露清單”把事實(shí)陳述風(fēng)險(xiǎn)界定在已知范圍內(nèi)，例如“據(jù)許可方所知”、“經(jīng)合理查詢后所知”、“除已通過(guò)XX方式披露外”。

“不侵權(quán)保證”圍繞授權(quán)范圍內(nèi)的使用結(jié)果展開(kāi)。許可方保證其擁有充分權(quán)利授予許可，且被許可方依約定使用許可IP不會(huì)侵犯第三方權(quán)利。許可方通常難以也不愿對(duì)所有可能存在的IP侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)提供無(wú)條件擔(dān)保，尤其在專利叢林密集、底層技術(shù)依賴鏈復(fù)雜的場(chǎng)景下，侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)往往不可窮盡、難以完全排查。而被許可方往往擔(dān)心業(yè)務(wù)連續(xù)性被第三方侵權(quán)指控破壞（比如產(chǎn)品是否會(huì)被法院禁令卡死，客戶是否會(huì)因產(chǎn)品侵權(quán)被連帶起訴而導(dǎo)致業(yè)務(wù)受阻），因而會(huì)要求一項(xiàng)書(shū)面的保證求個(gè)心安，同時(shí)在發(fā)生第三方侵權(quán)指控時(shí)能有個(gè)抓手。因此，在設(shè)置這類條款時(shí)，雙方拉鋸的核心通常是“保證”的限定方式：

• 絕對(duì)式保證：比如“不侵犯任何第三方IP”。這對(duì)被許可方最有利，但許可方通常很難接受，即使接受也往往需要更高對(duì)價(jià)或更嚴(yán)格的使用約束來(lái)平衡風(fēng)險(xiǎn)；

• 范圍限定式保證：將責(zé)任邊界劃在許可方可控制的部分，更貼合技術(shù)許可的客觀現(xiàn)實(shí)。例如僅保證某一法域、某一應(yīng)用領(lǐng)域或某一版本的實(shí)施方式不侵權(quán)，或者僅保證不侵犯某一類型IP。

當(dāng)然，談判地位特別強(qiáng)勢(shì)的許可方可能會(huì)拒絕提供任何“不侵權(quán)保證”，而是按原樣（“as is”）提供許可。需要注意的是，不提供“不侵權(quán)保證”并不意味著許可方一定拒絕提供IP侵權(quán)賠償——根據(jù)筆者的經(jīng)驗(yàn)，在一些技術(shù)許可交易中，許可方在拒絕提供“不侵權(quán)保證”的同時(shí)，仍會(huì)同意設(shè)置IP侵權(quán)賠償條款（見(jiàn)第三章介紹）。也就是說(shuō)，如果侵犯第三方IP，許可方仍會(huì)提供救濟(jì)，只是此時(shí)許可方并未違反保證條款（即不構(gòu)成違約）。

03.

IP侵權(quán)賠償條款

前文提到，許可方在拒絕提供“不侵權(quán)保證”的同時(shí)，仍可能會(huì)同意設(shè)置IP侵權(quán)賠償條款?？梢?jiàn)，IP侵權(quán)賠償條款的本質(zhì)不是違約救濟(jì)，而是提供一套應(yīng)對(duì)第三方IP侵權(quán)指控的響應(yīng)方案。該響應(yīng)方案的觸發(fā)事件是第三方IP權(quán)利人對(duì)被許可方產(chǎn)品提出IP侵權(quán)指控，與許可方是否違反不侵權(quán)陳述保證并無(wú)直接聯(lián)系。

該響應(yīng)方案通常包括：第三方IP侵權(quán)指控發(fā)生時(shí)雙方如何告知/溝通、賠償對(duì)象范圍、賠償金額范圍、應(yīng)訴和談判控制權(quán)分配、金錢賠償之外的救濟(jì)方式、不提供賠償?shù)那闆r、責(zé)任上限等。筆者在下文簡(jiǎn)要介紹一些核心安排。

（1）賠償對(duì)象范圍

賠償對(duì)象（indemnitees）范圍決定了風(fēng)險(xiǎn)會(huì)不會(huì)沿著交易鏈條“外溢”。被許可方通常希望賠償覆蓋的不僅是自身，還包括其關(guān)聯(lián)公司、分包商（subcontractors）、代工廠、分銷商乃至客戶，因?yàn)榈谌皆谄鹪V策略上常常會(huì)把銷售鏈條上的主體一并拉入。尤其當(dāng)被許可方把許可技術(shù)嵌入產(chǎn)品對(duì)外銷售，或?qū)⒓夹g(shù)用于為客戶提供服務(wù)時(shí)，客戶被起訴的概率極高。一旦客戶出事，被許可方往往不得不先行安撫、替客戶出面應(yīng)訴或承擔(dān)賠償責(zé)任，單純賠償被許可方本身在商業(yè)上并不足夠。

許可方的擔(dān)憂在于，如果把下游客戶、渠道都納入，賠償會(huì)出現(xiàn)不可預(yù)期的放大效應(yīng)，許可方將很難評(píng)估潛在索賠規(guī)模，同時(shí)也無(wú)法控制這些主體的合規(guī)使用行為和訴訟配合程度。此時(shí)，當(dāng)下游客戶和渠道面臨侵權(quán)指控時(shí)，許可方可能承擔(dān)的賠償責(zé)任要比收取的許可費(fèi)高出許多，許可方通常難以接受這種“低收益+高風(fēng)險(xiǎn)”的交易模式。

同下文要介紹的其他安排一樣，如何圈定賠償對(duì)象本質(zhì)上取決于雙方的談判地位，并無(wú)對(duì)錯(cuò)之分。也正由于涉及雙方的核心利益且各自都有合適的理由，該條款的可談判空間其實(shí)并不大。不過(guò)，賠償對(duì)象范圍僅是雙方談判拉鋸戰(zhàn)的一個(gè)方面，作出讓步的一方仍可以通過(guò)其他方面（比如賠償金額、應(yīng)訴與談判控制權(quán)等）提出訴求以保護(hù)自己的利益。

（2）賠償金額范圍

賠償金額范圍也是談判的重難點(diǎn)之一。賠償金額范圍自然與被許可方的損失掛鉤，雙方比較容易達(dá)成一致的是那些簡(jiǎn)單易證的損失，比如生效判決里寫(xiě)明的賠償金額、談判確認(rèn)的和解金額、應(yīng)訴及和解談判的支出（如律師費(fèi)、訴訟費(fèi)、鑒定費(fèi)、公證費(fèi)、翻譯費(fèi)、差旅費(fèi)）。這些損失與侵權(quán)指控高度關(guān)聯(lián)且易舉證。

容易產(chǎn)生爭(zhēng)議的部分是，賠償金額范圍是否包括被許可方（及其他賠償對(duì)象）的利潤(rùn)損失、業(yè)務(wù)中斷、商譽(yù)損害、機(jī)會(huì)損失等后果性/間接性損失。被許可方會(huì)認(rèn)為，停止侵權(quán)禁令導(dǎo)致的停產(chǎn)停服才是“致命傷”，僅賠償前述直接損失無(wú)法覆蓋真實(shí)損害；而許可方則認(rèn)為這類損失鏈條長(zhǎng)、變量多、舉證難，且很容易被放大，將其放進(jìn)賠償范圍等于打開(kāi)了一個(gè)無(wú)法預(yù)估的風(fēng)險(xiǎn)敞口。在一些交易中，勢(shì)均力敵的雙方一般會(huì)在折中方案上達(dá)成一致，比如將賠償范圍做成“全額賠償直接損失+有限賠償間接損失（保留少量對(duì)業(yè)務(wù)連續(xù)性至關(guān)重要的例外）”。

此外，賠償金額范圍還會(huì)與責(zé)任上限聯(lián)動(dòng)。許可方通常會(huì)要求以許可費(fèi)總額或一定倍數(shù)作為上限，被許可方則會(huì)爭(zhēng)取對(duì)特定項(xiàng)目不適用上限或設(shè)定更高上限。

（3）應(yīng)訴與談判控制權(quán)的分配

許可方提供賠償往往以獲得控制權(quán)為前提：由其主導(dǎo)抗辯策略、選擇律師、決定是否應(yīng)訴或提起反訴、批準(zhǔn)和解方案。原因在于，被許可方被第三方指控IP侵權(quán)時(shí)，可能會(huì)為了盡快止損而接受高額索賠，甚至在應(yīng)訴/和解中自認(rèn)侵權(quán)。這類情況會(huì)相應(yīng)抬高許可方賠償責(zé)任，甚至直接影響到許可方的業(yè)務(wù)開(kāi)展和商業(yè)聲譽(yù)。此外，許可方主導(dǎo)進(jìn)程可以確保策略統(tǒng)一、證據(jù)口徑一致，并避免多頭談判。

被許可方的顧慮在于，許可方未必承受一線業(yè)務(wù)壓力，可能為了節(jié)省賠付或維持業(yè)務(wù)現(xiàn)狀而拖延、硬扛，導(dǎo)致被許可方產(chǎn)品被下架、客戶流失、錯(cuò)過(guò)融資窗口。此外，如果賠償對(duì)象范圍包括被許可方的下游客戶、渠道，被許可方客觀上可能無(wú)法確保說(shuō)服下游客戶和渠道將應(yīng)訴/和解的控制權(quán)轉(zhuǎn)交許可方，尤其是在下游客戶和渠道有更高談判地位的情況下（汽車行業(yè)尤其如此）。

當(dāng)然，雙方對(duì)于控制權(quán)的訴求并非一成不變。根據(jù)筆者的經(jīng)驗(yàn)，有些許可方可能自身沒(méi)有合適的法務(wù)團(tuán)隊(duì)、對(duì)被許可方（包括其下游客戶和渠道）的業(yè)務(wù)場(chǎng)景不了解，或者單純不攬下應(yīng)訴/和解談判的額外工作量，而選擇不要求取得控制權(quán)。

此外，控制權(quán)條款的設(shè)置也非“yes or no”的選擇題，在條款細(xì)節(jié)上雙方仍有談判的空間。比如，取得控制權(quán)的一方需要承擔(dān)及時(shí)通知、友好協(xié)商、及時(shí)介入、合理勤勉推進(jìn)應(yīng)訴/談判、重大決策征求另一方意見(jiàn)等義務(wù)；無(wú)控制權(quán)的一方擁有提出意見(jiàn)、信息共享、部分事項(xiàng)一票否決等權(quán)利?？刂茩?quán)條款寫(xiě)得好，能把雙方天然的“利益不一致”變成可操作的、利益平衡的程序規(guī)則，避免雙方在危機(jī)時(shí)刻互相掣肘。

（4）不提供賠償?shù)睦馇樾?/p>

常見(jiàn)的例外情形通常圍繞“非許可方可控因素”展開(kāi)，比如被許可方超范圍使用、擅自修改、二次開(kāi)發(fā)、與非許可組件組合、未按照許可方提供的實(shí)施指引使用、侵權(quán)源于被許可方提供的技術(shù)要求或參數(shù)等。這些排除項(xiàng)的邏輯是，許可方為其能控制的授權(quán)與交付負(fù)責(zé)，但不為被許可方自己的工程選擇和商業(yè)決策兜底。

而被許可方則希望排除條款只覆蓋其可控、可歸責(zé)的行為，并要求許可方對(duì)觸發(fā)條件承擔(dān)相應(yīng)的舉證責(zé)任。被許可方會(huì)重點(diǎn)審查兩點(diǎn)：第一，排除項(xiàng)是否過(guò)于寬泛，比如，是否任何/絕大多數(shù)侵權(quán)都可以被解釋為“組合使用”或“定制化”而被排除；第二，排除項(xiàng)的觸發(fā)標(biāo)準(zhǔn)是否清晰、可舉證、可操作，避免在爭(zhēng)議發(fā)生后變成“誰(shuí)解釋誰(shuí)有利”的彈性標(biāo)準(zhǔn)。

04.

小結(jié)

IP侵權(quán)相關(guān)條款沒(méi)有“標(biāo)準(zhǔn)答案”，在不同交易模式、不同IP狀況、不同談判情況下，條款的寫(xiě)法與尺度都會(huì)有變化。企業(yè)在處理此類條款時(shí)應(yīng)先把自身商業(yè)目標(biāo)與可承受的風(fēng)險(xiǎn)理清楚，再把條款細(xì)化成明確的、能落地的機(jī)制，這樣才能在談判時(shí)減少不必要的拉鋸，也為相關(guān)事件發(fā)生時(shí)預(yù)留處置路徑。

作者簡(jiǎn)介

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特 別 聲 明

以上文章僅代表作者本人觀點(diǎn)，不代表北京金誠(chéng)同達(dá)律師事務(wù)所或其律師出具的任何形式之法律意見(jiàn)或建議。